Hof van Justitie EU 18-02-1971 ECLI:EU:C:1971:18

I — De feiten

Overwegende dat blijkens de verwijzingsbeschikking de navolgende feiten aan het verzoek ten grondslag liggen:

De vennootschap Sirena, eiseres in het hoofdgeding, legt de verweerders ten laste dat zij haar fabrieksmerken nrs. 186 046, 121 719 en 112 603, bestaande uit de aanduidingen „Prep” en „Prep Good Morning!”, alsmede uit andere woorden of tekens, heeft nagemaakt. Verweerders zouden namelijk in Italië potten cosmetische en medicamenteuze crème hebben ingevoerd welke van de aanvang af met genoemde merken waren voorzien en geleverd door een Duitse firma, die licentiehoudster is van de Amerikaanse firma Mark Allen welke „Prep” produceert. Sirena doet haar eis steunen op:

• een in 1937 met de firma Mark Allen gesloten overeenkomst waarbij laatstgenoemde haar het merk „Prep” zou hebben overgedragen;

• het ongestoorde en uitsluitende gebruik van het merk „Prep” sinds 1937;

• het gebruik van dit zelfde merk sedert 21 oktober 1944, de dag met ingang waarvan het oorspronkelijk door de firma Mark Allen in Italië gedeponeerde merk zijn bekendheid begon te verliezen terwijl bedoelde firma de inschrijving niet heeft vernieuwd, of het merk gebruikt;

• haar hoedanigheid van rechthebbende op de merken nrs. 121 719 en 112 603, welke zij in Italië in 1952 heeft gedeponeerd op een tijdstip waarop de bekendheid van het merk „Prep” als onderscheidingsteken voor de produkten van de firma Mark Allen reeds had afgenomen.

De vennootschap Novimpex, een der verweerders in het hoofdgeding, heeft de geldigheid van bovenvermelde overeenkomst betwist. Zij stelt dat deze een schending betekent der artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag, daar deze overeenkomst Sirena de mogelijkheid opent de invoer te belemmeren van uit andere landen der Gemeenschap afkomstige produkten welke van de aanvang af wettig van het merk „Prep” waren voorzien. Bovendien zou volgens Novimpex de Italiaanse wetgeving, voor zover zij steun zou bieden aan de vorderingen van Sirena, onverenigbaar zijn met de communautaire regel.

II — Inhoud en rechtsoverwegingen van de verwijzingsbeschikking

Overwegende dat de „Tribunale civile e penale” te Milaan bij beschikking van 12 juni 1970 besloot de volgende vragen aan het Hof voor te leggen:

„1. Zijn de artikelen 85 en 86 al dan niet van toepassing op de gevolgen, voortvloeiende uit een voor de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst tot overdracht van een merk?

2. Moeten de genoemde artikelen 85 en 86 al dan niet worden uitgelegd in die zin dat het de eigenaar van een merk dat in een Lid-Staat wettig is ingeschreven, niet vrijstaat het daaraan verbonden absolute recht te gebruiken om derden te verbieden uit andere landen der Gemeenschap produkten in te voeren, die in het land van oorsprong wettig van hetzelfde merk waren voorzien?”;

dat de nationale rechter zijn beslissing op de volgende gronden doet steunen:

• uit de handelingen van de Commissie der Europese Gemeenschappen en met name artikel 3, littera b), der verordening nr. 67/67 van 22 maart 1967 (Publikatieblad van 25 maart 1967, blz. 849 e. v.) blijkt van een tendens de overeenkomsten met betrekking tot het deponeren en gebruiken van merken, aangegaan met het doel binnen een land van de Gemeenschap een monopolie of een machtpositie te vestigen, als strijdig met het gemeenschapsrecht te beschouwen;

• genoemde bepaling behelst een algemeen beginsel, hetwelk zelfs geldt afgezien van iedere beoordeling der geldigheid van de alleenverkoopovereenkomsten, en dat de noodzaak in het licht stelt van een coördinatie van het communautaire mededingingsrecht met de nationale wetgeving inzake de industriële eigendom voor zover deze laatste de houder van een merk een absolute gebiedsbescherming toestaat;

• deze coördinatie ware ook geboden indien het merkrecht werd verkregen bij een vóór de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag gesloten overeenkomst wanneer de houder voortgaat van zijn merk gebruik te maken ten einde, met het oog op de distributie van een en hetzelfde produkt, een territoriale verdeling binnen de Gemeenschap te verkrijgen;

• in casu dient de nationale rechter gebruik te maken van zijn „discretionaire bevoegdheid” zich tot het Hof te wenden, „zulks gezien zowel de ernstige gevolgen welke de voorgestelde interpretatie der gemeenschapsregels met zich zou kunnen brengen als de noodzaak het oordeel te onderwerpen aan het oordeel van de rechterlijke instantie die allermeest tot een juist begrip dier regels — gezien in het economische en politieke kader waarin zij haar plaats vonden — in staat geacht moet worden;”

III — De procedure

Overwegende dat de procedure normaal is verlopen;

dat de vennootschap Sirena, de vennootschap Novimpex, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Commissie der Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 20 van het Statuut van het Hof der EEG schriftelijke opmerkingen hebben ingezonden;

dat het Hof, op rapport van de Rechter-Rapporteur en gehoord de Advocaat-Generaal, heeft besloten zonder voorafgaande instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan;

dat de vennootschappen Sirena en Novimpex alsmede de Commissie ter terechtzitting van 15 december 1970 in hun mondelijke toelichting zijn gehoord; dat de Advocaat-Generaal ter zitting van 21 januari 1971 conclusie heeft genomen;

dat in de procedure voor het Hof de vennootschap Sirena werd vertegenwoordigd door de heren Rotondi, Parini, advocaten te Milaan, en de heer Arendt, advocaat te Luxemburg, de vennootschap Novimpex door de heer Celona en de heer Nolasco, advocaten te Milaan, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden door de heer Riphagen, juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Commissie der Europese Gemeenschappen door haar juridisch adviseur de heer Marchesini;

IV — De in de loop der procedure voor het Hof gemaakte opmerkingen

Overwegende dat de aan het Hof voorgelegde opmerkingen als volgt kunnen worden samengevat:

De vennootschap Sirena voert de volgende overwegingen aan:

1. Ten aanzien van de feiten dient nader te worden opgemerkt:

   • dat Sirena houdster is der navolgende in Italië ingeschreven merken:

     • nr. 186 646, gedeponeerd op 2 april 1963 (vernieuwing van respectievelijk in 1931 en 1943 gedeponeerde merken) hetwelk de naam „Prep” dekt;

     • nr. 121 719, gedeponeerd op 26 april 1952, bevattende de woorden „Prep” en „Good Morning”, alsmede beeldelementen;

     • nr. 112 603, gedeponeerd op 26 september 1952, bevattende een inscriptie en het woord „Prep” alsmede beeldelementen;

   • dat de Italiaanse markt sinds enige tijd wordt overstroomd met een uit het buitenland ingevoerd produkt, voorzien van de naam „Prep” en de inscriptie „Good Morning”, dit alles op etiketten welke volkomen identiek zijn met die van de aan Sirena toebehorende merken nrs. 121 719 en 112 603;

   • dat Sirena een verlof tot inbeslagneming verkreeg van de produkten welke van de bedriegelijke nabootsing der merken waren voorzien; dat bedoeld beslag werd gelegd onder handelaren die allen door Novimpex werden bevoorraad; dat Sirena derhalve het hoofdgeding tegen deze vennootschap en verschillende wederverkopers aanhangig heeft gemaakt.

2. Wat de eerste door de nationale rechter gestelde vraag betreft moet worden opgemerkt dat twee der litigieuze merken door Sirena in Italië, voor de eerste maal in 1952, werden gedeponeerd. Bijgevolg heeft Sirena deze merken niet ingevolge een overeenkomst gebruikt, doch krachtens „een eigen, oorspronkelijk en absoluut recht”; de verwijzing naar het EEG-Verdrag is derhalve niet ter zake dienend.

   Hetzelfde geldt voor het merk nr. 186 646. Ook hier berust het gebruik niet op een contractuele band, doch op een absoluut recht. Aangenomen al dat het huidige recht van Sirena uit een met Mark Allen gesloten contract voortvloeit en dit contract niet geldig was, zo neemt dit niet weg dat deze vennootschap het merk niet tijdig deed inschrijven, terwijl Sirena, die de naam „Prep” steeds had gebruikt, wèl tot de latere inschrijvingen overging. In ieder geval heeft Sirena dus de uitsluitende eigendom van bedoeld merk.

3. Wat de tweede vraag aangaat: de mededingingsregeling van het EEG-Verdrag deed het merkrecht niet vervallen.

   Ten onrechte beroept Novimpex zich op 's Hofs rechtspraak (arrest in de gevoegde zaken 56 en 58-64, Consten-Grundig, Jurisprudentie 1966, blz. 450) en de nationale jurisprudentie inzake de parallelle invoer in exclusieve verkoopgebieden, daar het hier een geheel ander verschijnsel betreft. Immers in deze gevallen wordt acht geslagen op de gevolgen van overeenkomsten waarmede de enige houder van een onderscheidingsteken beoogt de mogelijkheid van wettige handel in een produkt dat zijn merk draagt te beperken en daartoe autonome nationale gebieden creëert die voor de invoer van produkten, welke in het land van herkomst wettig met dit merk werden voorzien, zijn gesloten. In gevallen als het onderhavige daarentegen „bestaat in een land het merk van een producent die bijgevolg een oorspronkelijk en autonoom recht bezit dat voor het gehele gebied van dat land geldt. In zodanig geval vormt de vervaardiging of het aan de markt brengen door derden van produkten met dat merk eenvoudig een bedriegelijke nabootsing.”

   Wanneer de rechthebbenden in verschillende landen zelf verschillend zijn, kan men met betrekking tot twee merken van dezelfde inhoud onmogelijk van een „corresponderend recht” spreken. Immers, in dit geval gaat het om „twee volkomen autonome rechten”. Het verbod van het ene land naar het andere te importeren hangt dan niet af van de wil van de in het uitvoerende land gevestigde rechthebbende, maar van het subjectieve recht van de in het land van invoer gevestigde houder van het merk.

   De formule „wettig in een ander land aangebracht merk” is dubbelzinnig, daar het wettig aanbrengen, gekenmerkt door de daaraan verbonden exclusiviteit, beperkt blijft tot het land waar het merkrecht werd verleend.

   Bovendien waarborgt artikel 36 van het Verdrag de uitsluitende rechten van de houders van merken.

   's Hofs arrest in de zaak 24-67 (Parke Davis, Jurisprudentie 1968, blz. 82 e. v.) is het precedent waarvan in casu moet worden uitgaan, want wat voor octrooien geldt is evenzeer op merken van toepassing. Niettemin is de overweging in bedoeld arrest: „de omstandigheid dat de verkoopprijs van het geoctrooieerde produkt die van een uit een andere Lid-Staat afkomstig, niet geoctrooieerd voortbrengsel overtreft, levert niet noodzakelijkerwijs een misbruik op” van geen belang voor een geval als het onderhavige, waarin Novimpex tegen prijzen verkoopt die bijna de helft lager zijn dan die van het produkt dat Sirena in Italië „dank zij bijna veertig jaar van onderzoek en opgedane ervaring” heeft weten te voltooien.

   Samenvattend worde derhalve op de door de nationale rechter opgeworpen vragen geantwoord:

   • dat het recht op het uitsluitend gebruik van een wettig gedeponeerd merk met de artikelen 85 en 86 ten volle verenigbaar is en in artikel 36 van het EEG-Verdrag uitdrukkelijk erkend; dat bijgevolg de rechtshandeling, waarbij dit uitsluitende recht — met inachtneming der in elk land geldende regeling — aan derden werd overgedragen, met die regels volkomen verenigbaar is;

     dat derhalve de vraag, of deze overdracht vóór dan wel na de inwerkingtreding van het Verdrag plaatsvond, niet van belang is;

   • dat de houder van een merk in een bepaald land het recht heeft de produktie en de verkoop te doen verbieden van produkten welke zijn onderscheidingsteken dragen en zonder zijn toestemming werden vervaardigd of in de handel gebracht door een organisatie van producenten welke in een ander land en krachtens een oorspronkelijke titel of een licentie van derden het recht heeft in dat land een soortgelijk onderscheidingsteken te gebruiken.

De vennootschap Novimpex stelt in hoofdzaak:

1. Ten aanzien van de feiten:

   • zij heeft een zekere hoeveelheid cosmetische en medicamenteuze crème „Prep” en „Good Morning” — vervaardigd onder licentie van de firma Mark Allen, eigenaar van de formule en houder van het merk — in Italië ingevoerd;

   • Novimpex overwoog hierbij dat hetzelfde produkt in Italië uitsluitend door Sirena werd verkocht voor 500 lires per doos, terwijl het mogelijk was het voor 250 lires te verkopen niettegenstaande de kosten van vervoer van Duitsland naar Italië, waarbij dan nog een normale winst kon worden gemaakt;

   • voor de nationale rechter heeft Novimpex aangevoerd dat, waar de Italiaanse rechtspraak „de parallelle importen” geoorloofd heeft geacht, hetzelfde beginsel op het nationale vlak moest gelden voor de houder van een merk, mits dit van de aanvang af wettig op het produkt werd aangebracht;

   • Novimpex heeft verzocht het Hof te raadplegen, zulks met name om de nietigheid te doen vaststellen van overeenkomsten waarbij de overdracht van het recht op een merk wordt beperkt in dier voege dat het slechts voor een of meer staten der Gemeenschap en niet voor het gehele communautaire grondgebied geldt.

2. De door de nationale rechter gestelde vragen zouden derhalve als volgt moeten worden beantwoord:

   • de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag zijn van toepassing op voor of na de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomsten waarbij een merk wordt overgedragen en die rechtstreeks of middellijk tot een verdeling der markten binnen de Gemeenschap leiden;

   • genoemde artikelen moeten worden geïnterpreteerd in die zin dat zij verbieden rechten in te roepen verbonden aan een in een Lid-Staat wettig ingeschreven merk, wanneer daarmede wordt beoogd de invoer te belemmeren van uit andere Lid-Staten afkomstige produkten waarop hetzelfde merk ab initio wettig werd aangebracht.

   Novimpex doet deze beschouwingen onder meer op de volgende argumenten steunen:

   1. de hier verdedigde stelling maakt geen inbreuk op de door de nationale wetgevingen verleende bescherming, daar zij de daarin voorziene sancties ter zake van ongeoorloofd merkgebruik onverlet laat; ook de regel van artikel 222 van het Verdrag — aangenomen dat zij voor de industriële eigendom geldt — blijft van kracht.

      Daarentegen zou de stelling van Sirena het einde betekenen van de gemeenschappelijke markt. Iedere deelnemer aan het economische verkeer zou door het enkele verwerven van een merkrecht de invoer in een beschermd gebied kunnen verhinderen en zulks voor welk produkt dan ook, hetzij half afgewerkt, hetzij ruw. De aldus opgerichte barrières zouden zelfs doeltreffender zijn dan de in- en uitvoerrechten, daar deze hindernissen nog met economische offers overwonnen kunnen worden. Mededinging zou nog slechts bestaan voor zover op de nationale markt een gelijkwaardig produkt werd aangeboden; de moderne psychologie van de consument heeft wel doen zien hoe beperkt deze mogelijkheden zijn;

   2. de door Sirena gevorderde bescherming is in strijd met de artikelen 2, 3, litterae a) en f); 5, en zelfs 36 van het Verdrag;

   3. Novimpex beroept zich op 's Hofs arresten Grundig-Consten (loc. cit.), Parke Davis (loc. cit.) en Volk (5-69, Jurisprudentie 1969, blz. 296).

      Zij behandelt vervolgens de vraag waarin het recht van de houder bestaat, met andere woorden wat is de functie van het merk? Uitgaande van de rechtspraak in de Lid-Staten en het oordeel van talrijke auteurs, stelt zij met name:

      • dat het merk de herkomst van het produkt moet waarborgen en het van andere waren onderscheiden; het door de parallelle importeur verkochte produkt is echter altijd het authentieke produkt;

      • dat met de merkenwetgeving niet wordt beoogd een monopolie ten behoeve van de houder te vestigen (zulks in tegenstelling tot de octrooiwetgeving) en daarmede een beperking van de mededinging in het leven te roepen, doch te verhinderen dat het publiek door bedriegelijke benamingen wordt misleid;

      • dat tegenwoordig talrijke ondernemingen zonder octrooieerbare produktie, niettemin trachten zich met behulp van fabrieksmerken een machtspositie te verschaffen; dit levert echter een misbruik, geen normaal gebruik, op;

      • dat een absolute bescherming van het merk niet verenigbaar is met het feit dat parallelle importen geoorloofd zijn;

   4. hetzelfde geldt voor de gevallen waarin er geen economische band bestaat tussen de cedent en de cessionaris van merkrechten. Zulks is overigens nauwelijks denkbaar daar, met uitzondering van het Franse recht — krachtens hetwelk niettemin „slechts de exploitatielicenties een territoriale beperking mogen medebrengen” — de wetgevingen der Lid-Staten iedere overdracht van een merkrecht verbieden wanneer de onderneming of een onderdeel daarvan niet mede wordt overgedragen.

      Hieruit volgt, dat in alle wetgevingen het ontbreken van een economische binding tussen de contracterende partijen tot nietigheid der overeenkomst moet leiden.

      Wat de overeenkomsten betreft houdende overdracht van de „know-how”, deze worden slechts geldig geacht voor zover daarin de continuïteit van de technische samenwerking wordt voorzien alsmede het verstrekken van alle gegevens over de wijziging en modernisering van het produkt;

   5. voor de toepassing van artikel 85 van het Verdrag dient niet te worden onderscheiden tussen de contracten houdende een definitieve overdracht van het merk en de contracten waarbij een tijdelijke licentie voor de uitoefening der daaraan verbonden rechten wordt verleend. Anderszins zouden de grondregels van 's Hofs arrest in de zaak Grundig-Consten gemakkelijk kunnen worden ontdoken; men behoefde dan slechts een definitieve overdracht te bedingen, dan wel een inschrijving „ex novo” ten name van een andere onderneming toe te staan zonder de contractuele en economische band tussen de producent en de tot wederverkoop gemachtigde uitdrukkelijk vast te leggen.

      Hij die een merk definitief verkrijgt heeft daarmede nog geen te beschermen belang verworven. Immers zulk een verkrijger zou blijkens het feit dat hij een merk koos hetwelk met een in een ander land ingeschreven merk overeenkomt, ervan hebben afgezien zich van een benaming te bedienen die tegenover zijn cliëntèle als een autonome aanduiding van herkomst of garantie zou kunnen werken. In zodanig geval zou het wettig belang van de consument niet in de constante kwaliteit van het produkt van de verkrijger zijn gelegen, doch slechts in die van het produkt van de oorspronkelijke houder;

   6. Novimpex citeert andermaal verschillende auteurs wier opvattingen zij tot de hare maakt en stelt dan dat het beperken van de werking der garantie tot het gebied waarvoor deze werd verleend, niet met het begrip gemeenschappelijke markt valt te verenigen. Deze redenering belet het merk niet de hem eigen rol te vervullen; integendeel, wanneer de verkoper wil voorkomen dat de afnemer wordt misleid, zou hij er op toe moeten zien dat de produkten van de verkrijger van het merk dezelfde hoedanigheden en kenmerken vertonen, daar het merk anders hiervan op de gehele gemeenschappelijke markt de nadelige gevolgen zou ondergaan;

   7. sommigen zijn van oordeel dat het verbod van artikel 85, eerste lid, slechts speelt voor zover de daar genoemde gevolgen „merkbaar” zijn. Maar in werkelijkheid voert deze bepaling geen enkel kwantitatief criterium in. Het is voldoende dat de overeenkomst of de onderling afgestemde feitelijke gedraging een weerslag zou kunnen hebben op de handel en de mededinging, hetgeen zich voor zou doen onder omstandigheden als omschreven in 's Hofs arrest in de zaak 56-65 (Technique minière/Maschinenbau, Ulm, Jurisprudentie 1966, blz. 392).

      Bij de beoordeling dient in elk afzonderlijk geval slechts op de bij de overeenkomst of gedraging betrokken produkten te worden gelet, dat wil zeggen die welke daarvan rechtstreeks het voorwerp zijn, of die realiter tot vervanging van deze laatste kunnen dienen. Het door een merk gekarakteriseerde produkt dient echter als onvervangbaar te worden aangemerkt, daar het merk immers juist ter onderscheiding dient;

   8. uit bovenstaande beschouwingen zou met name volgen:

      • dat de overeenkomst tussen de oorspronkelijke houder van het merk en een verkrijger een instrument tot verdeling der markten vormt;

      • dat in ieder geval het feit, dat de oorspronkelijke houder afstand doet van zijn rechten binnen het aan zijn rechtverkrijgende gecedeerde gebied, als een onderling afgestemde gedraging moet worden beschouwd;

      • dat, indien men het recht van de houder om de invoer uit andere Lid-Staten te verbieden erkent, zulks betekent dat men iedere fysieke of rechtspersoon — al dan niet een justitiabele der Gemeenschap — de gelegenheid zou bieden door het enkele inschrijven van een merk het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt te verhinderen;

      • dat derhalve voor recht moet worden verklaard dat artikel 85 de overdracht verbiedt van een merk welke ten doel of tot gevolg heeft het vrije verkeer van het desbetreffende produkt tussen de Lid-Staten te belemmeren;

   9. Novimpex bespreekt vervolgens artikel 86 en wijst erop hoe moeilijk het is een algemene omschrijving te geven van hetgeen moet worden verstaan onder „het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan”. Bovendien zou het Hof, rechtdoende op een prejudiciële vraag, niet als een lichaam van bestuur mogen handelen, waaraan het eventueel vrij zou staan een aantal merken van toepassing van artikel 86 vrij te stellen en deze vrijstellingen vervolgens op te heffen zodra zou blijken dat zij mogelijk een gevaar voor de vrije handel zouden kunnen inhouden. Integendeel, het Hof zou tot een uniforme rechtspraak gehouden zijn welke in casu slechts zou kunnen luiden dat artikel 86 op alle merken toepassing moet vinden.

      Het vermogen de mededinging in feite te beperken is altijd en noodzakelijkerwijs het gevolg van de machtspositie.

      Ingaande op de vraag in hoeverre de markt concreet wordt verdeeld — waarop in elk afzonderlijk geval acht moet worden geslagen — beroept Novimpex zich op uitspraken van verschillende Amerikaanse economen die er terecht in het bijzonder op hebben gewezen dat ieder produkt — uit hoofde van de opvattingen der afnemers — naar zijn wezen heterogeen is ten opzichte van een ander, ook schijnbaar gelijksoortig, produkt.

      Zo heeft een van deze auteurs opgemerkt: „A monopoly is simply a product under a single control and significantly different from others on the infinite chain of substitutes”. Dit is nochtans het enige bruikbare criterium ter bepaling van het aan een bepaalde economische positie verbonden quantum „macht”. Houdt men zich daarentegen aan het criterium van de machtspositie der onderneming als zodanig, dan bindt men zich aan een „diabolische redenering”, want het begrip „machtspositie” zou zich dan aan iedere, op een bepaald geval toepasselijke, definitie onttrekken. Immers elke onderneming zou dan — althans ten aanzien van de markt welke haar voorkeur heeft — een zodanige positie innemen;

   10. het is om al deze redenen dat de wetenschap oordeelt dat een op het merkenrecht gebaseerd monopolie tot het vestigen van een machtspositie in de zin van artikel 86 kan leiden, daar het Verdrag immers op de industriële eigendom van toepassing is.

       De houder van een merk neemt mitsdien, voor wat zijn produkt betreft, niet per definitie een absolute machtspositie in. Het Verdrag verbiedt hem niet deze macht te gebruiken, doch wel die abusief te exploiteren, dat wil zeggen tot een met de functie van het merk onverenigbaar doel.

       Voorts mag bij de interpretatie van artikel 86 niet van artikel 85 worden geabstraheerd. Immers wanneer laatstgenoemde bepaling slechts spreekt van gedragingen welke de handel ongunstig kunnen beïnvloeden dan wel de mededinging beperken, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat artikel 86 het beheersen van de gehele gemeenschappelijke markt of een sector daarvan eist. Dit geldt te meer daar hij, die uit hoofde van zijn eigen macht de markt kan beïnvloeden, uiteraard veel sterker is dan degene die zich, om dit doel te bereiken, eerst met anderen moet verbinden.

       Ten slotte: bedient men zich voor de interpretatie van het begrip „machtspositie” van de kwantitatieve maatstaf, dan zou zulks tot het onbillijke resultaat leiden dat bij voorbeeld aan de eerste tien of honderd houders van merken het recht wordt toegekend parallelle importen te verbieden, terwijl de producenten van concurrerende waren, die later analoge maatregelen namen, zich de verbodsbepalingen der artikelen 85 en 86 zouden zien tegengeworpen op grond van de overweging dat hun aktie de handel in de desbetreffende produkten totaal zou blokkeren.

De regering van het Koninkrijk der Nederlanden betoogt in hoofdzaak het volgende:

• Ten aanzien van de eerste vraag

  Het antwoord daarop luidt bevestigend voor gevallen waarin ten tijde van de in het geding zijnde uitoefening van het betrokken merkrecht de overeenkomst, op grond waarvan dit recht eventueel is gevestigd of overgedragen, geacht kan worden nog te bestaan.

  Het enkele feit evenwel, dat aan de verkrijging of vestiging van merkrechten, die onder meer worden gebruikt om invoer van goederen onder hetzelfde merk uit andere Lid-Staten te weren, vóór of na de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomsten ten grondslag hebben gelegen, is niet voldoende om het verbod van artikel 85, eerste lid, in het geding te doen zijn.

• Ten aanzien van de tweede vraag

  Uit de arresten Grundig-Consten en Parke Davis kunnen de volgende gevolgtrekkingen worden gemaakt:

  De artikelen 85 en 86 van het Verdrag raken het door een Lid-Staat aan de merkgerechtigde verleende recht tot uitsluitend gebruik van dat merk niet in zijn bestaan. De uitoefening van dat recht kan evenwel onder de werking van die artikelen vallen, indien de voor hun toepassing nodige voorwaarden zijn vervuld.

  In het hoofdgeding gaat het om de invoer van goederen, die in een ander land door een aldaar gevestigde onderneming rechtmatig zijn voorzien van hetzelfde merk, waarop Sirena in Italië recht heeft. De feiten zouden zo kunnen liggen, dat met betrekking tot het in het verkeer brengen in Italië van de onderhavige goederen Sirena en de onderneming in dat andere land een overeenkomst hebben gesloten dan wel dat hun feitelijke gedragingen onderling zijn afgestemd. In dit geval is vanzelfsprekend toetsing aan artikel 85 op zijn plaats. Wanneer daarentegen een dergelijke band niet bestaat „kan artikel 85 geen toepassing vinden”. Alsdan komt de vraag aan de orde of er omstandigheden aanwezig zijn, die de toepassing van artikel 86 rechtvaardigen.

  Hieromtrent dient het volgende te worden opgemerkt: wanneer de merkgerechtigde het hem in het land van invoer toegekende uitsluitende recht uitoefent ten einde van de markt produkten te weren, die van hetzelfde merk zijn voorzien waarop hij recht heeft, vormt deze uitoefening op zichzelf nimmer het misbruik maken van een machtspositie; een ander standpunt zou ingaan tegen de grondslagen van het nationale merkrecht en dit daarmede in zijn wezen aantasten. Misschien kan in voorkomend geval de uitoefening van het uitsluitend recht geschieden onder zodanige omstandigheden dat deze het misbruik maken van een machtspositie betekenen; doch in dit geval zal de toepassing van artikel 86 op grond van die omstandigheden kunnen volgen. Een zelfde opvatting is door het Hof ten aanzien van octrooirechten gehuldigd in het arrest Parke Davis.

De Commissie der Europese Gemeenschappen stelt onder meer het volgende:

1. Ten aanzien van de feiten

   Op grond van de stukken kunnen de volgende feiten als vaststaand worden aangenomen:

   • het merk nr. 186 646 is afkomstig van een oorspronkelijk (in 1933) door Mark Allen ingeschreven merk en werd vervolgens aan Sirena overgedragen die het daarna zelf systematisch op haar eigen naam heeft vernieuwd;

   • de beide andere in het geding zijnde merken werden „ab initio” door Sirena gedeponeerd;

   • de vorderingen van genoemde firma steunen derhalve op:

     • een afgeleide titel van verkrijging voor wat het merk „Prep” betreft (dit wordt overigens ook gerevin-diceerd krachtens een oorspronkelijke titel van verkrijging: ongestoord en uitsluitend gebruik sinds 1937; ongestoord en uitsluitend gebruik, in ieder geval sinds het jaar 1944, waarin de inschrijving van de oorspronkelijke houder Mark Allen bij gebreke van vernieuwing en gebruik verviel);

     • een titel van oorspronkelijke verkrijging voor wat betreft de benaming „Good Morning” alsmede de overige benamingen of beeldelementen waarvoor bescherming is gevraagd.

   Nu Novimpex de nietigheid van de overdrachtsovereenkomst tussen Mark Allen en Sirena inroept daar de onderneming of een afdeling daarvan niet gelijktijdig werd overgedragen, en Sirena hierop antwoordt dat de toentertijd in Italië vigerende wetgeving een dergelijke voorwaarde niet kende, kan de rechtsstrijd slechts door de nationale rechter worden beslecht; deze schijnt van een naar nationaal recht geldige overdracht uit te gaan, doch werpt de vraag op of zij met de communautaire voorschriften op het stuk der mededinging verenigbaar is.

   Bovendien zijn partijen in het hoofdgeding verdeeld over de vraag of de formules voor de samenstelling der produkten, gedekt door her merk „Prep”, werden ovérgedragen. In elk geval staat het vast, dat Sirena zelf de met bedoeld merk aangeduide produkten heeft vervaardigd en op de Italiaanse markt gebracht, welk feit verband houdt met de omstandigheid dat de firma Mark Allen zich vanaf de dag der overeenkomst van overdracht ervan onthield de rechtstreeks in Amerika gefabriceerde produkten naar Italië te exporteren, gelijk zij voorheen deed.

   Ook is gebleken dat de contracterende partijen met de cessie geen andere resultaten hebben nagestreefd dan die ingevolge de wet aan de overdracht van het merk zijn verbonden. Het contract schijnt onmiddellijk uitgevoerd te zijn en definitieve rechtsgevolgen te hebben gehad, zonder enige beperking krachtens bepaalde voorwaarden of termijnen. Na 1937 bestond er tussen Mark Allen en Sirena geen enkele band meer en wel noch van organisatorische, noch ook van economische of juridische aard.

   De vervaardiging der betrokken produkten heeft zich bij beide firma's autonoom ontwikkeld en het valt dan ook niet te zeggen welke verschillen er thans tussen de van Mark Allen afkomstige produkten en de door Sirena gefabriceerde bestaan.

2. De gegrondheid der gestelde vragen

   Op dit punt ziet de Commissie geen enkele bedenking; met betrekking tot de vraag of de verzochte interpretatie het eigenlijke geschil raakt merkt zij evenwel op, dat het bestaan van een overeenkomst, gelijk daarvan in het bijzonder bij verkrijging krachtens een oorspronkelijke titel blijkt, de toepassing van artikel 85 automatisch uitsluit.

3. Ten aanzien van de eerste vraag

   De enkele eigendomsoverdracht van een merk behoort niet tot die gevolgen ener overeenkomst van overdracht welke onder de artikelen 85 en 86 kunnen vallen. Het Hof heeft in zijn rechtspraak immers beslist dat deze bepalingen wel de uitoefening, maar niet de eigendom van zodanig recht kunnen raken. Voorts heeft het Hof, wat bedoelde uitoefening betreft, nader beslist dat er slechts aanleiding bestaat het misbruik tegen te gaan van rechten welke uit de nationale merkenwetgeving voortvloeien. Bijgevolg zou de definitieve overdracht van een merk slechts onder voornoemde bepalingen kunnen vallen indien daarmede, zij het ook indirect, aan de overeenkomst vreemde doeleinden werden nagestreefd, dan wel, indien zij werd gebruikt om een soortgelijk resultaat te bereiken als met de verboden afspraken wordt beoogd.

   De onderhavige zaak verschilt van de zaak Grundig-Consten die werd gekenmerkt door het naast elkander bestaan van een hoofdovereenkomst tot alleen verkoop en een bijkomende overeenkomst betreffende de merkrechten welke uitsluitend tot absolute gebiedsbescherming diende. In casu gaat het daarentegen over het enkele vervreemden — vóór de inwerkingtreding van het Verdrag — van een onstoffelijk goed.

   Wat de toepasselijkheid van artikel 86 betreft, wijst de Commissie op het arrest Parke Davis waaruit volgt dat het verschil tussen de prijzen, enerzijds toegepast door Sirena en anderzijds door Novimpex, „niet noodzakelijkerwijs een misbruik oplevert”.

   Op grond van al deze overwegingen worde de onderhavige vraag als volgt beantwoord:

   „De artikelen 82 en 86 van het EEG-Verdrag zijn niet van toepassing op de gevolgen van een overeenkomst waarbij een merk definitief wordt overgedragen (in casu een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst) voor zover met deze overeenkomst geen resultaten worden nagestreefd of behaald welke aan haar specifieke finaliteit vreemd zijn.”

4. Ten aanzien van de tweede vraag

   Deze vraag houdt nauw verband met de eerste; wanneer deze in de hierboven voorgestelde zin wordt beantwoord, dan valt niet in te zien hoe het recht van de cessionaris om tegen invoer door derden op te treden uitgesloten zou zijn, zelfs ingeval de concurrerende produkten wettig van hetzelfde merk werden voorzien.

   „De territoriale bescherming vormt — uit een oogpunt van communautair mededingingsrecht — stellig de meest delicate verschijningsvorm van de overeenkomst tot overdracht van een merk, gelijk duidelijk blijkt zowel uit 's Hofs rechtspraak als de nationale jurisprudentie. Maar wanneer het een overeenkomst betreft welke aan de haar eigen functie beantwoordt (te weten het garanderen van de herkomst van een produkt) en tussen de contractanten geen andere verbintenis of band in het leven roept dan die welke rechtstreeks uit de eigendomsoverdracht van het merk voortvloeien, mogen rechtsgevolgen welke de nationale wetgeving aan de hoedanigheid van houder verbindt, niet worden miskend.” De positie van Sirena en Mark Allen stemt praktisch overeen met die welke zou zijn ontstaan indien zij „ab origine” in Amerika en Italië het merk „Prep” onafhankelijk van elkander hadden gedeponeerd.

   De onderhavige vraag worde dan ook als volgt beantwoord:

   „De artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag verbieden onder de hierboven omschreven omstandigheden de houder van een in een Lid-Staat wettig ingeschreven merk niet gebruik te maken van het hem door zijn nationale wetgeving toegekende recht zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van produkten welke van de aanvang af wettig van hetzelfde merk werden voorzien.”

Ten aanzien van de kosten

18 Overwegende dat de kosten van de Commissie en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden die hun opmerkingen in de onderhavige instantie hebben voorgedragen niet terugvorderbaar zijn en, daar de procedure ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding het karakter draagt van een incident voor de nationale rechterlijke instantie, de kostenbeslissing aan deze rechter staat;