Hof van Justitie EU 06-06-1996 ECLI:EU:C:1996:224

Gegevens

Instantie: Hof van Justitie EU

Datum uitspraak: 6 juni 1996

Conclusie van advocaat-generaal

F. G. Jacob

van 6 juni 1996^(*)

1. In de onderhavige, door het Tribunale di Chiavari voorgelegde zaak is het niet direct duidelijk over welke geschilpunten het Hof van Justitie zich precies moet uitspreken. Mijns inziens moet worden beslist over de vraag, of de verhandeling van produkten die uit een Lid-Staat zijn ingevoerd onder een merk dat in die Lid-Staat geldig is, rechtmatig kan worden verboden door een rechterlijke instantie van een tweede Lid-Staat waarin een andere rechterlijke instantie eenzelfde merk vervallen heeft verklaard, op grond dat het misleidend is, en de houder van het merk bij bevel het gebruik ervan heeft verboden. In het bijzonder moet worden uitgemaakt, of de verhandeling van dergelijke produkten door een handelaar kan worden verboden, enkel omdat daardoor de mededinging oneerlijk wordt verstoord ten nadele van een andere marktdeelnemer die als gevolg van de vervallenverklaring van het merk goederen met dit merk niet bij de houder van dit merk in de tweede Lid-Staat kan betrekken.

2. Het betrokken merk is „Cotonelle” (en zijn variant „Cottonelle”), dat het concern Scott (hierna: „Scott”) in tal van Lid-Staten voor toiletpapier en wegwerpzakdoekjes heeft ingeschreven. In drie landen (Frankrijk, Spanje en Italië) hebben concurrenten van het concern Scott de geldigheid van het merk betwist, op grond dat het de consumenten tot de misleidende gedachte kan brengen dat de produkten zijn gemaakt van katoen, wat zij in werkelijkheid niet bevatten. Tot nu toe hebben de Franse en Spaanse rechterlijke instanties dit merk niet nietig willen verklaren. In Italië daarentegen heeft de Corte d'appello di Milano bij arrest van 1 oktober 1993 beide varianten van het merk nietig verklaard, op grond dat zij de consument konden misleiden. De Corte verklaarde eveneens, dat het gebruik van het merk door Scott gelijk stond met oneerlijke mededinging, en verbood het gebruik ervan. Scott stelde tegen dit arrest beroep in cassatie in, dat nog steeds hangend was voor de Corte di cassazione, toen de aan het Hof van Justitie voorgelegde vragen in de onderhavige procedure werden bepleit.

3. Na het arrest van de Corte d'appello di Milano staakte Scott de distributie van de produkten onder het merk „Cotonelle” in Italië.

4. F. lli Graffione SNC (hierna: „Graffione”) is een groothandelaar in Ligurie. Na oktober 1993 was Graffione, als gevolg van het verbod van de Corte d'appello di Milano, van mening, dat zij niet meer in staat was haar afnemers produkten onder het merk „Cotonelle” te leveren. In de loop van 1994 ontdekte Graffione, dat produkten onder het merk „Cotonelle” te koop waren bij een supermarkt te Gattorna (provincie Genua), die eigendom was van Fransa Discount di Lubiano Giorgio (hierna: „Fransa”). Graffione stelde zich op het standpunt, dat de verkoop van deze produkten was aan te merken als een handeling van oneerlijke mededinging en afbreuk deed aan haar reputatie, daar Graffione haar afnemers had meegedeeld dat „Cotonelle”-produkten niet langer in Italië konden worden verkocht. Graffione vorderde van het Tribunale di Chiavari een bevel, waarbij Fransa werd verboden „Cotonellc”-produkten in haar supermarkt te verkopen.

5. Fransa voerde als verweer aan, dat de betrokken produkten werden vervaardigd in Frankrijk, waar het merk „Cotonelle” niet nietig was verklaard. Zij stelde, dat een bevel waarbij haar werd verboden dergelijke produkten in Italië te verkopen, een met artikel 30 van het Verdrag strijdige maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking zou opleveren. Zij baseerde zich op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak „Clinique”⁽¹⁾, dat betrekking had op het beweerdelijk misleidende karakter van de benaming van een uit Frankrijk in Duitsland ingevoerd produkt, en waarin het Hof voor recht verklaarde, dat het gebruik van de benaming niet kon worden verboden, op grond dat het misleidend is. Fransa beriep zich ook op de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten⁽²⁾ (hierna: „merkenrichtlijn” of eenvoudigweg „richtlijn”).

6. Graffionc's vordering werd door een alleensprekende rechter van het Tribunale di Chiavari afgewezen. Graffione ging hiervan in beroep bij de voltallige rechterlijke instantie, die bij beschikking van 29 oktober 1994 het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld:

Moeten de artikelen 30 en 36 aldus worden uitgelegd, dat zij zich verzetten tegen een restrictieve toepassing van een nationale wettelijke regeling van een Lid-Staat die verbiedt binnen het nationale grondgebied een produkt te verhandelen, dat afkomstig is uit een andere Lid-Staat alwaar het rechtmatig is vervaardigd en van een merk is voorzien?

Moet de bepaling van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd, dat hierdoor de nationale bepalingen inzake vervallenverklaring van het recht wegens de aldaar genoemde gronden worden geharmoniseerd met betrekking tot de in de Gemeenschap verspreide produkten ?

Moet de in vraag 2 genoemde bepaling in een geval als het onderhavige, mede in het licht van het evenredigheidsbeginsel, aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een restrictieve toepassing van de nationale wettelijke regeling van een Lid-Staat die dient te beletten dat in die Lid-Staat een produkt wordt verhandeld, dat in een andere Lid-Staat waaruit het afkomstig is, rechtmatig is vervaardigd en van een merk is voorzien?”

De vraagpunten

7. Zoals eerder opgemerkt, is het in deze zaak om te beginnen moeilijk vast te stellen, over welke geschilpunten het Hof zich moet uitspreken. De Commissie merkt in haar schriftelijke opmerkingen op, dat de nationale rechterlijke instantie er niet in is geslaagd, duidelijk de nationale bepalingen te identificeren in verband waarmee zij een uitlegging van het gemeenschapsrecht verlangt. De Commissie wijst erop, dat het verzoek om een prejudiciële beslissing is gedaan in het kader van een kort geding, en geeft te kennen, dat het wettelijk en feitelijk kader in een normale procedure duidelijker had kunnen worden omschreven. Hiervoor verwijst de Commissie naar het arrest van het Hof in de zaak Tclemarsicabruzzo e. a.⁽³⁾ Het Verenigd Koninkrijk wijst er in zijn opmerkingen eveneens op, dat het moeilijk is om de geschilpunten te identificeren. De zeer beknopte opmerkingen van de Italiaanse regering werpen niet meer licht op het probleem.

8. De Commissie merkt op, dat de nationale rechterlijke instantie vooral aandacht schenkt aan de Italiaanse bepalingen betreffende oneerlijke mededinging en de praktische gevolgen van het arrest van de Corte d'appello di Milano voor de Italiaanse rechtsorde. Hoewel dit arrest onmiddellijk tegen Scott ten uitvoer kan worden gelegd (daar de Corte d'appello de tenuitvoerlegging ervan, hangende het beroep in cassatie bij de Corte di cassazione, niet wilde opschorten), werd dit uitgesproken in een totaal ander feitelijk kader dan de bij het Tribunale di Chiavari aanhangige procedure en kan het niet aan derden worden tegengeworpen totdat het kracht van gewijsde heeft. De Corte di cassazione zou zelf de gelegenheid hebben, zich met een verzoek om uitlegging van de merkenrichtlijn tot het Hof te wenden en het zou niet wenselijk zijn, vragen over merken in dit stadium te beantwoorden. De Commissie is van mening, dat de kwestie van het merkrecht buiten het kader van de procedure voor het Tribunale di Chiavari valt en haalt arresten aan, waarin het Hof heeft geweigerd antwoord te geven op vragen die hypothetisch zijn of die geen verband houden met de feiten of met het voorwerp van het hoofdgeding.⁽⁴⁾ Voorts moeten volgens haar de tweede en de derde vraag van het Tribunale di Chiavari niet-ontvankelijk worden verklaard.

9. Ik deel het standpunt van de Commissie, voor zover het volgens mij niet op zijn plaats is in casu te onderzoeken, of de merken „Colonelle” en „Cottonelle” (hierna gezamenlijk „Cotonelle” genoemd) geldig zijn vanuit het oogpunt van gemeenschapsrecht. Hoewel partijen in het hoofdgeding daarover een aantal opmerkingen hebben gemaakt, is het geen vraag die de nationale rechter heeft gesteld, en blijkt niet uit de inhoud van de verwijzingsbeschikking, dat deze vraag in de nationale procedure rechtstreeks ter discussie staat. Het schijnt dat het Tribunale di Chiavari het Hof niet vraagt, uit te maken of het merk al dan niet misleidend is, dan wel het begrip merk dat kan misleiden bedoeld in artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn, uit te leggen. Het Tribunale schijnt met zijn vragen over de richtlijn te willen vaststellen, wat de gevolgen zijn van een vaststelling dat het merk in de ene Lid-Staat misleidend is, met betrekking tot produkten die zijn ingevoerd uit een andere Lid-Staat waar het tegenovergestelde is vastgesteld. Plet wekt geen verbazing, dat de kwestie van de geldigheid van het merk tussen partijen niet rechtstreeks ter discussie staat, daar beide — ieder op zijn eigen commerciële niveau — leveranciers zijn van produkten onder het merk „Cotonelle”. Bovendien is een geding waarin de geldigheid van het merk „Cotonelle” ter discussie wordt gesteld, nog steeds hangend in Italië in het kader van een andere procedure, waarbij de houder van het merk partij is en waarin de problemen rechtstreeks kunnen worden behandeld. In die omstandigheden zou het misplaatst zijn die vraag in de onderhavige procedure te onderzoeken. Wij houden ons hier derhalve niet bezig met de interessante vraag, of het Hof aan de vaststelling dat het merk in Italië misleidend is, moet vasthouden ter rechtvaardiging van een verbod op importen uit een Lid-Staat waar het merk wordt geacht niet misleidend te zijn.

10. Zoals ik zal voorstellen, staat het het Hof evenwel vrij, een uitspraak te doen over artikel 30 van het Verdrag en over de richtlijn op een wijze die de verwijzende rechter kan helpen. Hoewel de verwijzingsbeschikking, gelijk de Commissie opmerkt, geen toonbeeld van duidelijkheid is, zou zij enkel niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, wanneer duidelijk bleek, dat de gestelde vragen geen verband hielden met het onderwerp van het hoofdgeding⁽⁵⁾ of wanneer het feitelijk en juridisch kader niet nauwkeurig was omschreven.⁽⁶⁾ Dat is hier niet het geval. Het juridisch en feitelijk kader is betrekkelijk ongecompliceerd, zoals reeds is opgemerkt. Verder is de situatie in casu in geen enkel opzicht hypothetisch of bijzonder ongebruikelijk. De nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van merken, en de nationale rechterlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving of de vcrvallenvcrklaring van merken, kunnen tot andere conclusies komen met betrekking tot de vraag of een bepaald merk kan misleiden. Het is alleszins mogelijk zich een situatie voor te stellen waarin een bepaald merk consumenten in de ene Lid-Staat wel doch in de andere Lid-Staat niet zou misleiden. Gelijk advocaat-generaal Gulmann in de zaak Clinique⁽⁷⁾ opmerkte, hangt de vraag enigermate af van taalkundige, sociale en culturele omstandigheden die van land tot land kunnen verschillen. De in geding zijnde benaming illustreert dit uitstekend, wat de taalkundige factor betreft. De benaming „Cotonelle” kan iemand die Engels, Frans of Italiaans spreekt, eventueel op de gedachte brengen dat het produkt van katoen is gemaakt. Bij iemand die alleen Duits of Spaans verstaat, kan deze benaming echter amper dezelfde gedachte oproepen, daar de woorden voor katoen in die talen „Baumwolle” respectievelijk „algodón” zijn.

11. Zoals ik reeds heb aangegeven, is de vraag die de nationale rechter kennelijk beantwoord wenst te zien, of de rechterlijke instanties van een Lid-Staat waarin een merk ongeldig is verklaard op grond dat het kan misleiden, de verhandeling en invoer onder dat merk kunnen verbieden van goederen die afkomstig zijn uit een andere Lid-Staat waar de rechterlijke instanties hebben uitgemaakt, dat het merk niet kan misleiden. Meer bepaald, kunnen zij dat doen op grond van oneerlijke mededinging, dat wil zeggen omdat een handelaar die de van het merk voorziene goederen niet rechtstreeks kan betrekken bij de houder van het merk in de Lid-Staat waar het vervallen is verklaard, in een nadelige mededingingspositie verkeert ten opzichte van een andere handelaar die de goederen invoert uit een andere Lid-Staat, waar het merk geldig blijft?

Vraag 1

12. De formulering van de eerste vraag is enigszins vaag, omdat daarin enkel wordt gevraagd, of de artikelen 30 en 36 aldus moeten worden uitgelegd, dat zij zich verzetten „tegen een restrictieve toepassing van een nationale wettelijke regeling” zonder de betrokken nationale wettelijke regeling nader te omschrijven. Het lijkt echter dat, gelijk de Commissie in haar opmerkingen voorstelt, de wettelijke regeling die wordt bedoeld, de Italiaanse bepalingen betreffende oneerlijke mededinging zijn, vervat in de artikelen 2598 tot en met 2601 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 2598, lid 3.

13. Bovendien, zoals de Commissie tevens opmerkt en uit de verwijzingsbeschikking blijkt, is de feitelijke context van de onderhavige zaak een geschil tussen Graffione en Fransa, waarin de eerste stelt, dat laatstgenoemde een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel heeft, omdat zij niet is gebonden aan het arrest van de Corte d'appello di Milano dat, naar het schijnt, slechts bindend is voor de houder van het merk. Zowel uit de verwijzingsbeschikking als uit Graffiones opmerkingen blijkt ook duidelijk, dat Graffione er niet precies op uit is, de verhandeling van „Cotonelle”-produkten door Fransa te laten staken op grond van consumentenbescherming, met het betoog dat het merk kan misleiden (in feite had Graffione waarschijnlijk verwacht, dat het arrest van de Corte d'appello di Milano in cassatie op dat punt niet zou worden bevestigd). De centrale vraag die dus moet worden beantwoord, is, of de invoer van goederen uit Lid-Staat A, waar zij rechtmatig in de handel zijn gebracht, kan worden verboden op grond dat de mededinging tussen ondernemingen oneerlijk wordt verstoord, aangezien een groothandelaar in Lid-Staat Β de goederen (uit hoofde van consumentenbescherming) niet rechtstreeks bij de fabrikant kan betrekken, terwijl een detailhandelaar in Lid-Staat Β dezelfde goederen onder dezelfde benaming uit Lid-Staat Λ kan invoeren.

14. Wanneer de vraag aldus wordt geformuleerd, moet zij ontkennend worden beantwoord. Een invoerbeperking zou onmiskenbaar in strijd zijn met het Verdrag, indien zij enkel gebaseerd was op de overweging dat dergelijke omstandigheden oneerlijke mededinging opleveren. Weliswaar is de bescherming tegen oneerlijke mededinging een van de redenen die door het Hof in het arrest „Cassis de Dijon”⁽⁸⁾ zijn aanvaard om beperkingen van het vrije verkeer van goederen toe te staan, maar het in casu voor de hand liggende antwoord is, dat er geen sprake is van oneerlijke mededinging tussen ondernemingen, indien beiden het betrokken produkt vrijelijk mogen invoeren en verhandelen. Indien, gelijk de Commissie verklaart, het arrest van de Corte d'appello di Milano — in afwachting van het beroep in cassatie bij de Corte di cassazione — enkel tot gevolg had, dat de houder van het Italiaanse merk het gebruik ervan werd verboden en andere handelaars in beginsel niets in de weg werd gelegd om onder het merk „Cotoncllc” ingevoerde goederen te verhandelen, valt het moeilijk in te zien, op welke gronden de verkoop van de door Fransa in casu onder het merk „Cotoncllc” ingevoerde produkten kan worden verboden, omdat er Graffione niets in de weg lijkt te staan om het produkt zelf te importeren. Zonder dat een discussie over problemen van evenredigheid behoeft te worden aangegaan, is het lastig vast te stellen, hoe een invoerbeperking met een beroep op eerlijke handelstransacties kan worden gerechtvaardigd, enkel omdat de ene onderneming gebruik maakt van de mogelijkheden die door het beginsel van het vrije verkeer van goederen haar worden geboden, terwijl een andere onderneming dat niet doet, Bovendien zou de situatie niet anders uitvallen, ook al was Graffione een agent van het concern Scott, en ook al was zij bijgevolg aan het arrest van de Corte d'appello di Milano gebonden. Zelfs in die omstandigheden zou zij een derde die niet aan het arrest gebonden was, niet mogen beletten de produkten uit een andere Lid-Staat in te voeren, enkel op grond van verstoring van de mededinging. Verstoring van de mededinging in deze zin is een louter economische overweging die een invoerbeperking ingevolge artikel 36 of als een dringende behoefte in de zin van het arrest „Cassis de Dijon” niet kan rechtvaardigen.⁽⁹⁾

15. Het kan evenwel nuttig zijn te onderzoeken of het antwoord anders zou luiden in het geval van een einduitspraak van een nationale rechterlijke instantie, waarbij het eenieder werd verboden in Italië toiletpapier of wegwerpzakdoekjes die niet van katoen zijn gemaakt, onder het merk „Cotonelle” te verhandelen, op grond dat de benaming misleidend was voor de consumenten. Dan zou de vraag rijzen, of een dergelijk verbod kan worden tegengeworpen aan uit een andere Lid-Staat ingevoerde goederen, waar het merk niet als misleidend wordt beschouwd. De tenuitvoerlegging van een verbod op die goederen zou de handel tussen de Lid-Staten beperken en in strijd zijn met artikel 30 van het Verdrag, tenzij het gerechtvaardigd zou zijn om een van de in artikel 36 van het Verdrag genoemde redenen of tenzij een van „dringende behoeften”, die door het Hof in het arrest „Cassis de Dijon” zijn aanvaard, het noodzakelijk maakt.⁽¹⁰⁾ Onder deze dringende behoeften valt ook de consumentenbescherming. De tenuitvoerlegging van een uitspraak van een rechterlijke instantie met betrekking tot uit een andere Lid-Staat ingevoerde goederen, waarbij het gebruik van een misleidend geoordeeld merk wordt verboden, zou dan ook gerechtvaardigd kunnen zijn om redenen van consumentenbescherming, daar, zoals hiervoor is opgemerkt, het alleszins mogelijk is, dat een merk in de ene Lid-Staat wel en in een andere niet misleidend is. Een dergelijk verbod moet evenwel voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, met dien verstande dat de consumenten niet voldoende met andere middelen zouden kunnen worden beschermd — bij voorbeeld, door in casu een etiket aan te brengen met de vermelding dat het produkt in werkelijkheid geen katoen bevatte. In de hiervoor uiteengezette opvatting ligt uiteraard evenmin op de een of andere manier een conclusie besloten omtrent de beweerdelijk misleidende aard van de benaming „Cotonelle”.

16. Samenvattend lijkt de vordering van Graffione tegen Fransa evenwel niet rechtstreeks te zijn gebaseerd op redenen die verband houden met de bescherming van de consumenten, maar eerder op de overweging dat er sprake zal zijn van oneerlijke verstoring van de mededinging ten nadele van Graffione, indien Fransa in Italië onder het merk „Cotonelle” produkten mag verhandelen die zijn ingevoerd uit Frankrijk, terwijl Graffione niet in staat is door de houder van het Italiaanse merk geleverde produkten met het merk „Cotonelle” te distribueren. Om voormelde redenen kan dat argument een invoerverbod niet rechtvaardigen.

Vragen 2 en 3

17. Deze vragen hebben allebei betrekking op de uitlegging van de merkenrichtlijn. De richtlijn heeft tot doel het merkenrecht der Lid-Staten aan te passen, zodat verschillen „die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen”, worden opgeheven.⁽¹¹⁾ De richtlijn houdt zich evenwel niet bezig met een volledige aanpassing van de merkenwetgevingen, daar de Raad het voldoende achtte, „slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt”.⁽¹²⁾ De auteurs van de richtlijn erkenden uitdrukkelijk, dat de Lid-Staten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen⁽¹³⁾ en dat de richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de Lid-Staten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit.⁽¹⁴⁾

18. Twee bepalingen van de richtlijn houden zich bezig met het probleem van misleidende merken. Artikel 3, lid 1, sub g, bepaalt, dat merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bij voorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of de diensten, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kunnen worden verklaard. Ingevolge artikel 12, lid 2, sub b, kan een merk eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten. De Lid-Staten moesten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen.⁽¹⁵⁾

19. Van belang hierbij is de opmerking, dat de vervallenverklaring van een merk ingevolge artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn of een weigering van meet af aan om een merk in te schrijven ingevolge artikel 3, lid 1, sub g, van de merkenrichtlijn niet noodzakelijkerwijs betekent, dat het merk niet kan worden gebruikt. Het enige gevolg dat automatisch uit een dergelijke beslissing voortvloeit, is, dat de houder van het merk (of degene die een merk wenst in te schrijven) geen exclusief recht op het gebruik van dat merk heeft. Uit de vermelding in de vijfde overweging van de considerans, dat de Lid-Staten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen, blijkt duidelijk, dat de merkenrichtlijn het aan het nationale recht overlaat om te bepalen of, ingeval het merk bescherming wordt geweigerd omdat het misleidend is, het gebruik van het merk in alle opzichten moet worden verboden.

20. Hieruit volgt, dat indien een nationale rechterlijke instantie een merk vervallen heeft verklaard, de merkenrichtlijn van de andere rechterlijke instanties niet vergt, dat zij het gebruik van het merk verbieden om redenen van consumentenbescherming, doch hen evenmin belet dat wel te doen.

Conclusie

21. Bijgevolg ben ik van mening, dat de vragen die het Tribunale di Chiavari voor een prejudiciële beslissing aan het Hof heeft voorgelegd, moeten worden beantwoord als volgt:

„Indien de bevoegde rechterlijke instantie van een Lid-Staat een merk vervallen heeft verklaard, op grond dat het de consumenten kan misleiden ten aanzien van de aard van de goederen, en het gebruik van dit merk heeft verboden, kan een beslissing van een andere rechterlijke instantie in dezelfde Lid-Staat, waarbij om redenen van consumentenbescherming de verhandeling onder dit merk van produkten, die zijn ingevoerd uit een andere Lid-Staat waar het merk geldig is, wordt verboden, in bepaalde omstandigheden verenigbaar zijn met artikel 30 van het Verdrag en is zij niet onverenigbaar met artikel 12, lid 2, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.
Indien echter de beslissing waarbij het merk vervallen wordt verklaard, slechts bindend is voor de houder van het merk en niet tot gevolg heeft dat de verhandeling onder het merk van goederen die uit een andere Lid-Staat zijn ingevoerd, aan derden wordt verboden, komt een beslissing van een andere rechterlijke instantie waarbij de verhandeling van dergelijke goederen wordt verboden, op grond dat zij de mededinging oneerlijk zouden verstoren ten nadele van een onderneming die ingevolge de rechterlijke beslissing waarbij het merk vervallen wordt verklaard, de goederen niet rechtstreeks bij de houder van het merk mag betrekken, maar de goederen onder het merk wel uit een andere Lid-Staat mag invoeren, neer op een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag en kan zij niet met een beroep op de eerlijkheid deihandelstransacties worden gerechtvaardigd.”