Gerechtshof EU 08-07-2010 ECLI:EU:T:2010:298

Eerste middel: schending van de artikelen 15 en 43, lid 2, van verordening nr. 40/94

Verzoekster stelt in wezen dat de door interveniënte verstrekte bewijsmiddelen buiten de gestelde termijn zijn overgelegd en niet volstonden als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd. In de eerste plaats zijn de door interveniënte op 6 november 2006 overgelegde bewijsmiddelen buiten de gestelde termijn verstrekt, aangezien deze termijn op 5 november 2006 verstreek. Bovendien zijn deze bewijzen ontoereikend, aangezien zij geen informatie over het daadwerkelijke gebruik van het oudere merk bevatten. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep de door interveniënte op 4 mei 2007 overgelegde bewijzen ten onrechte in aanmerking genomen, aangezien deze zijn overgelegd nadat de door het BHIM voor de indiening van bewijsmateriaal gestelde termijn was verstreken.

Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

Volgens vaste rechtspraak volgt uit artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009), gelezen tegen de achtergrond van de negende overweging van de considerans van deze verordening (thans punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009), alsook uit regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, erin bestaat de conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet, het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punten 36-38, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Van een merk wordt een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie, naar analogie, arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest VITAFRUIT, reeds aangehaald, punt 39; zie eveneens in die zin, naar analogie, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37).

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest VITAFRUIT, reeds aangehaald, punt 40; zie eveneens, naar analogie, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43).

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen [arrest VITAFRUIT, reeds aangehaald, punt 41, en arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 35].

Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd (reeds aangehaalde arresten VITAFRUIT, punt 42, en HIPOVITON, punt 36).

Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (reeds aangehaalde arresten VITAFRUIT, punt 42, en HIPOVITON, punt 36).

Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT), T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 47, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 28].

Bovendien dient te worden gepreciseerd dat overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009], juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, tevens wordt geleverd door het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd [zie arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 30, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Gelet op een en ander, moet worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de door interveniënte in de loop van de procedure voor het BHIM overgelegde bewijsmiddelen het normale gebruik van het oudere merk aantoonden.

Aangezien de door verzoekster ingediende gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd op 20 juni 2005 strekt de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 zich uit van 20 juni 2000 tot en met 19 juni 2005 (hierna: „relevante periode”).

Volgens artikel 15, lid 1, ervan, gelden de sancties van deze verordening enkel voor de merken waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt. Een merk ontsnapt dus aan deze sancties, zodra het gedurende een gedeelte van de relevante periode is gebruikt.

Wat de door interveniënte op 6 november 2006 verstrekte bewijsmiddelen betreft, voert verzoekster om te beginnen aan dat die te laat zijn overgelegd en derhalve niet-ontvankelijk hadden moeten worden verklaard.

In dit verband dient erop te worden gewezen dat de oppositieafdeling interveniënte voor het leveren van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk een termijn heeft verleend die verstreek op 5 november 2006 (zie punt 8 supra). Regel 72, lid 1, van verordening nr. 2868/95 preciseert dat indien een termijn verstrijkt op een dag waarop het Bureau niet geopend is voor inontvangstneming van stukken of op een dag waarop, om andere dan de in lid 2 van deze regel genoemde redenen, op de plaats waar het Bureau gevestigd is, geen normale postbestellingen plaatsvinden, de termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden. Aangezien 5 november 2006 een zondag was, is deze termijn dus verlengd tot de eerstvolgende dag waarop stukken bij het BHIM konden worden neergelegd, te weten maandag 6 november 2006. Bijgevolg zijn de op 6 november 2006 verstrekte bewijzen tijdig overgelegd.

Verzoekster stelt verder dat de op 6 november 2006 overgelegde bewijsmiddelen ontoereikend waren, aangezien zij geen informatie over het daadwerkelijke gebruik van het oudere merk verstrekten. Er werden geen aanvullende bewijsstukken overgelegd, zoals verpakkingen, etiketten of tekeningen, waaruit zou blijken dat de waren daadwerkelijk te koop zijn aangeboden.

Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft geconstateerd, de door interveniënte op 6 november 2006 overgelegde bewijsmiddelen volstaan als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk.

Interveniënte heeft met name twee in het Verenigd Koninkrijk verschenen catalogi van de kleinhandelaar in het Verenigd Koninkrijk, de onderneming M., overgelegd. De ene dateerde van het seizoen herfst/winter 2002 en de andere van het seizoen lente/zomer 2004. In dit verband zij eraan herinnerd dat de ten bewijze van het normale gebruik van het betrokken merk overgelegde bewijsmiddelen overeenkomstig regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 ook catalogi kunnen zijn. Verzoekster heeft de authenticiteit van deze catalogi niet ter discussie gesteld. Vaststaat derhalve dat deze authentiek en betrouwbaar zijn.

Wat de 36 bladzijden tellende herfst/winter 2002-cataloog betreft, dient erop te worden gewezen dat deze behalve door diverse merken ontworpen kledingstukken meer dan 80 verschillende onder het merk PETER STORM te koop aangeboden artikelen bevat. Het gaat om jassen voor mannen en vrouwen, pullovers, broeken, t-shirts, schoenen, sokken, hoeden en handschoenen waarvan de respectieve kenmerken kort worden beschreven. Het oudere merk staat in gestileerde letters naast elk artikel. In deze cataloog zijn de prijzen van de artikelen in GBP vermeld en is van elk artikel het artikelnummer aangegeven. De cataloog bevat een bestelbon en met het oog op postorderverkoop zijn een telefoonnummer, een faxnummer, een postadres en een internetadres vermeld. Voorts wordt gedetailleerde informatie verstrekt over de verschillende wijzen waarop een bestelling kan worden geplaatst en over de algemene verkoopvoorwaarden, onder meer over de mogelijkheid om artikelen te ruilen en retourzendingen. Bovendien bevat de cataloog een lijst met meer dan 240 winkels in het Verenigd Koninkrijk waar de kledingstukken kunnen worden gekocht. De respectieve postadressen en telefoonnummers daarvan staan eveneens gedrukt.

In de uit zes bladzijden bestaande lente/zomer 2004-cataloog staan enkel schoenen. Naast door andere merken aangeboden artikelen bevat deze cataloog zeven onder het merk PETER STORM te koop aangeboden artikelen waarvan de respectieve kenmerken kort worden beschreven. Het oudere merk staat ook hier in gestileerde letters naast elk artikel. In deze cataloog worden de prijzen van de artikelen in GBP vermeld en wordt van elk artikel het artikelnummer meegedeeld. Voor postorderverkopen worden een telefoonnummer en een internetadres vermeld.

Door deze catalogi over te leggen heeft interveniënte rechtens genoegzaam aangetoond dat het oudere merk is gebruikt om afzet voor de betrokken waren te creëren of te behouden, ook al was de onderneming M., anders dan de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, geen derde voor interveniënte, aangezien deze laatste in feite de moedermaatschappij van die onderneming was.

Uit deze catalogi van de kleinhandelaar in het Verenigd Koninkrijk, de onderneming M., die eveneens onder andere merken aangeboden artikelen bevatten, blijkt immers duidelijk dat het merk PETER STORM gedurende een groot deel van de relevante periode, te weten tijdens de seizoenen herfst/winter 2002 en lente/zomer 2004, op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk voor kledingartikelen is gebruikt. Het merk werd aangebracht op een groot aantal waren die per postorder of in bepaalde winkels konden worden gekocht. Deze voor de eindconsument bestemde catalogi bevatten nauwkeurige informatie over de onder dit merk te koop aangeboden waren, over de prijzen van deze waren en over de wijze waarop zij in het Verenigd Koninkrijk werden verhandeld. Gelet op de voor de postorderverkoop vermelde telefoon- en faxnummers, post- en internetadressen, alsook op de nauwgezette gegevens over het grote aantal winkels waar de betrokken producten in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden aangekocht, moet worden geconstateerd dat onder het merk PETER STORM kledingartikelen aan de eindconsument te koop zijn aangeboden.

Wat de omvang van het gebruik van het oudere merk betreft, is het juist dat deze catalogi geen informatie bevatten over de hoeveelheid waren die door interveniënte onder het merk PETER STORM daadwerkelijk is verkocht. In dit verband moet er evenwel rekening mee worden gehouden dat in deze catalogi een groot aantal door het merk PETER STORM aangeduide artikelen wordt aangeboden en dat deze artikelen gedurende een groot deel van de relevante periode beschikbaar waren in meer dan 240 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Bij de globale beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk kan op basis van deze gegevens worden geconcludeerd dat dit gebruik een zekere omvang had. In dit verband moet er ook aan worden herinnerd dat het vereiste van het normale gebruik van het oudere merk er niet toe strekt, het commerciële succes van de betrokken onderneming te beoordelen (zie punt 23 supra).

Hieruit volgt dat interveniënte door de overlegging van deze catalogi voldoende informatie heeft verstrekt over de plaats, de duur, de aard en de omvang van het gebruik van het merk PETER STORM. Aan de hand van deze informatie kan, zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing terecht heeft aangegeven, worden uitgesloten dat een louter symbolisch gebruik van het merk werd gemaakt waarmee enkel werd beoogd, de door dit merk verleende rechten te behouden.

In die omstandigheden moet het eerste middel worden afgewezen, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de kamer van beroep de door interveniënte op 4 mei 2007 overgelegde bewijsmiddelen op goede gronden kon aanvaarden.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Ter onderbouwing van dit middel stelt verzoekster in wezen dat de door het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merk en de door het aangevraagde gemeenschapsmerk aangeduide waren slechts in zeer geringe mate soortgelijk zijn. Rekening houdend met de fonetische, visuele en begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens en het zwakke onderscheidend vermogen van het merk PETER STORM is volgens haar bovendien geen sprake van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.

Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-i en a-ii, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 2, sub a-i en a-ii, van verordening nr. 207/2009] onder oudere merken worden verstaan, de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken.

Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Wat de afbakening van het relevante publiek betreft, moet worden geconstateerd dat de door de betrokken merken aangeduide waren voor alle consumenten bestemd zijn, zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

Wat het betrokken grondgebied betreft, is het grondgebied ten aanzien waarvan het gevaar voor verwarring dient te worden beoordeeld het grondgebied van de Europese Unie, aangezien het door de kamer van beroep in aanmerking genomen oudere merk een gemeenschapsmerk is.