Gerechtshof EU 09-03-2012 ECLI:EU:T:2012:118

Relevant publiek

Wat het relevante publiek betreft, vereist de rechtspraak voor het gegeven dat dit publiek een verband tussen de conflicterende merken legt, hetgeen een voorwaarde is waaraan moet zijn voldaan opdat het misbruik in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kan ontstaan, dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend is (arrest Intel, punt 19 supra, punten 46-49).

Enerzijds is het doelpubliek van de waren die worden aangeduid door de — volgens interveniënte bekende — oudere merken, namelijk „tijdschriften” en „boeken”, in casu het grote publiek [zie in die zin arresten Gerecht van 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (100 en 300), T-425/07 en T-426/07, Jurispr. blz. II-4275, punt 24, en Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, (222, 333 en 555), T-200/07–T-202/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26]. Aangezien één van de twee oudere merken op basis waarvan interveniënte oppositie heeft ingesteld, een gemeenschapsmerk is, is het relevante publiek het grote publiek van de Unie.

Anderzijds betreft de merkaanvraag waren, namelijk „wijnen”, die ook voor het grote publiek van de Unie zijn bestemd. Aangezien wijn doorgaans overal wordt verkocht, van de afdeling voeding in een supermarkt tot restaurants en cafés, gaat het volgens de rechtspraak namelijk om gangbare consumptiegoederen waarvoor het relevante publiek de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van gewone consumptiegoederen is [zie arresten Gerecht van 16 september 2009, Dominio de la Vega/BHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T-458/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27, en 23 september 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/BHIM — Byass (ALFONSO), T-291/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Aangezien de consumenten van de door de conflicterende tekens aangeduide waren overeenstemmen met het grote publiek van de Unie, dient in casu derhalve te worden geconcludeerd dat het betrokken publiek „overlappend” is in de zin van de in punt 23 hierboven vermelde rechtspraak.

Voorts faalt verzoeksters argument dat het doelpubliek voor de in de merkaanvraag opgegeven waren bovengemiddeld aandachtig is omdat dit publiek bijzonder veeleisend is daar deze waren specifiek „koosjere wijnen” zijn.

Allereerst is het aandachtsniveau van de wijnconsument volgens de in punt 25 hierboven aangehaalde vaste rechtspraak immers doorgaans gemiddeld. Verzoekster kan het oordeel van de kamer van beroep dus niet betwisten door slechts te stellen dat de consument in een bepaalde sector bijzondere aandacht aan de merken schenkt, maar zij moet deze stelling ook staven [zie arrest Gerecht van 5 oktober 2011, La Sonrisa de Carmen e.a./BHIM — Harald Heldmann (BLOOMCLOTHES), T-118/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 21 en 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak], hetgeen zij in casu rechtens ongenoegzaam heeft gedaan.

Vervolgens betreft de merkaanvraag wijn in het algemeen en niet bijzondere soorten wijn. Dat verzoekster het aangevraagde merk wil gebruiken voor de verkoop van „koosjere wijnen”, hetgeen een bijzondere wijze van verkoop van de door dit merk aangeduide waren is, die in de tijd en naargelang van de wil van de merkhouder kan variëren, neemt niet weg, zoals verzoekster overigens zelf ter terechtzitting heeft erkend, dat de bescherming van het aangevraagde merk, indien het werd ingeschreven, zich zou uitstrekken tot alle wijnen, zodat het relevante publiek moet worden bepaald voor alle waren „wijnen” [zie in die zin en naar analogie arrest Gerecht van 16 september 2009, Zero Industry/BHIM — zero Germany (zerorh+), T-400/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Bekendheid van de oudere merken

Volgens verzoekster zijn de oudere merken onvoldoende bekend opdat het betrokken publiek een verband legt tussen deze merken en het voor wijn aangevraagde merk. Dat het tijdschrift Elle artikelen en rubrieken aan wijnen wijdt, verleent de oudere merken geen bekendheid op dit gebied.

Een ouder merk voldoet aan het bekendheidsvereiste indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het oudere merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsook de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan [zie naar analogie arrest Hof van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punten 24, 25 en 27-29, en wat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betreft arrest Gerecht van 19 juni 2008, Mülhens/BHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33].

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoekster erkent dat de oudere merken wegens het succes van het tijdschrift Elle bekend zijn voor tijdschriften en boeken op het grondgebied van de Unie of althans in een aanzienlijk gedeelte van dit grondgebied.

Uit de rechtspraak blijkt echter geenszins dat het bewijs dat het relevante publiek een samenhang tussen de conflicterende merken kan zien door er een verband tussen te leggen, vereist dat wordt aangetoond dat de oudere merken bekendheid hebben verworven voor de in de merkaanvraag opgegeven waren of diensten. Zo was de kamer van beroep krachtens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet ertoe gehouden aan te tonen dat de oudere merken voor wijn bekende merken zijn.

Voorts kan het volgens de rechtspraak alleen bij een verschillend doelpubliek voor de door het oudere merk aangeduide waren en de door het aangevraagde merk aangeduide waar noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk (arrest Intel Corporation, punt 19 hierboven, punten 51-53). In casu is evenwel, zoals is opgemerkt in punt 26 hierboven, het doelpubliek van de door de oudere merken aangeduide waren en de door het aangevraagde merk aangeduide waren althans gedeeltelijk hetzelfde.

Derhalve luidt de conclusie dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat de oudere merken voldoende bekend waren opdat het betrokken publiek een verband tussen deze merken en het aangevraagde merk kan leggen.

Overeenstemming van de conflicterende tekens

Om na te gaan of is voldaan aan de voorwaarde dat de conflicterende tekens gelijk zijn of overeenstemmen, dienen de oudere merken en het aangevraagde merk te worden vergeleken.

Dienaangaande dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat voor de vaststelling dat is voldaan aan de door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde dat de merken overeenstemmen, niet behoeft te worden aangetoond dat bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van het bekende oudere merk en het aangevraagde merk bestaat. Het volstaat dat deze twee merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt [zie naar analogie arresten Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 27 en 31, en 18 juni 2009, L’Oréal e.a./Bellure e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 36, en arrest Gerecht van 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM — Citi (CITI), T-181/05, Jurispr. blz. II-669, punten 64 en 65]. Hoe meer de conflicterende merken overeenstemmen, hoe groter de kans is dat het aangevraagde merk het bekende oudere merk bij het relevante publiek zal oproepen (arrest Intel Corporation, punt 19 hierboven, punt 44).

De alomvattende beoordeling op basis waarvan kan worden vastgesteld of een verband tussen de betrokken merken bestaat, dient wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [arresten Gerecht van 16 mei 2007, La Perla/BHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35, en 25 maart 2009, L’Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 18].

Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in overweging worden genomen en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd [zie naar analogie arrest Gerecht van 15 december 2009, Trubion Pharmaceuticals/BHIM — Merck (TRUBION), T-412/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Op basis van deze beginselen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens voldoende overeenstemmen opdat het relevante publiek een verband tussen de betrokken merken kan leggen.

De kamer van beroep stelde in de bestreden beschikking allereerst vast dat het woord „ella” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is doordat het in grote hoofdletters is geschreven en de andere woord- en beeldbestanddelen ervan een gering onderscheidend vermogen hebben. Zij concludeerde vervolgens op basis van deze premisse dat het betrokken publiek een verband tussen de betrokken merken kan leggen wegens de samenhang tussen het dominerende bestanddeel „ella” van het aangevraagde merk en het enkele teken ELLE dat de oudere merken vormt.

Zoals blijkt uit punt 2 hierboven, bestaat het aangevraagde merk in casu uit een zwarte rechthoek met een fijne witte rand, die een etiket van een fles wijn voorstelt. De woorden „ella” en „valley” staan in witte hoofdletters in de rechthoek. Het woord „vineyards” staat in zwarte hoofdletters onder de rechthoek.

Hoewel het woord „ella” in het aangevraagde merk, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, groter is dan het woord „valley” en erboven staat, is het aangevraagde merk zo samengesteld dat deze twee woorden niet afzonderlijk kunnen worden gezien. De woorden „ella” en „valley” staan namelijk alle twee in de zwarte rechthoek en zijn in eenzelfde lettertype en kleur geschreven. Doordat deze twee woorden in de zwarte rechthoek bij elkaar staan en de kleur en het lettertype ervan overeenkomen, zal het relevante publiek ondanks de verschillende afmetingen ervan de uitdrukking „ella valley” als een onverbrekelijk geheel zien. Volgens vaste rechtspraak ziet de consument een merk normaal als een geheel zonder de verschillende details ervan te onderzoeken (zie beschikking Hof van 29 juni 2011, adp Gauselmann/BHIM, C-532/10 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Deze overwegingen doen nog meer ter zake wanneer het over wijn gaat. In die context ziet de consument bij aankoop van de waar namelijk vaak etiketten met benamingen die bestaan uit een uitdrukking met een woord gevolgd door de term „valley” tot aanduiding van een vallei. Dat wordt trouwens bevestigd door de kamer van beroep zelf, die in zowel punt 16 als punt 19 van de bestreden beslissing heeft verwezen naar een aantal aldus samengestelde oorsprongsaanduidingen voor wijnen, zoals „Napa Valley”, „Sonoma Valley” of „Barrosa Valley”. Deze talrijke oorsprongsaanduidingen tonen aan dat dergelijke benamingen in de wijnsector gebruikelijk zijn.

Uit deze overwegingen volgt dat de relevante consument geneigd zal zijn de uitdrukking „ella valley” in haar geheel te lezen als een verwijzing naar een plaatsnaam die de oorsprong van de wijn aanduidt. De oorsprong van de wijn laat de wijnconsument bij de aankoop van wijn zelden onverschillig hoewel hij, zoals is opgemerkt in de punten 25 en 28 hierboven, blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau. Deze consument besteedt dus normaliter een zekere mate van aandacht aan de aanduiding van de oorsprong van de wijn die hij koopt.

Voorts wees verzoekster er voor het Gerecht op dat de uitdrukking „ella valley” in het Engels verwijst naar de „Elahvallei”, een vallei in Israël — die in de bijbel wordt vermeld als de plaats waar David Goliat heeft overwonnen — waar de wijn wordt geproduceerd die verzoekster onder het aangevraagde merk verkoopt. Ongeacht de vraag of deze omstandigheid tot gevolg kan hebben dat het aangevraagde merk uitsluitend bestaat uit tekens die beschrijvend zijn — deze vraag is in de onderhavige zaak niet aan de orde —, pleit het feit dat de uitdrukking „ella valley” verwijst naar een echt bestaande vallei, voor de vaststelling dat deze uitdrukking een plaatsnaam is. Zoals partijen ter terechtzitting hebben aangevoerd, is zowel het woord „ella” als het woord „elah” een slechts approximatieve transscriptie van een Hebreeuwse term, hetgeen het verschil in schrijfwijze van deze twee woorden kan verklaren.

De voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat het relevante publiek in casu, anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, de uitdrukking „ella valley” in haar geheel zal waarnemen zonder de woordbestanddelen van elkaar te scheiden, en deze dus zal opvatten als een verwijzing naar een plaatsnaam die de oorsprong van de wijn aanduidt.

Het woord „vineyards” duidt als verwijzing naar het begrip „wijngaard” althans voor het Engelssprekende publiek van de Unie onbetwist op de oorsprong van de in de merkaanvraag opgegeven waar en is dus weinig onderscheidend. De consument zal het dus mede door de beperkte dimensie ervan en de plaats ervan in het aangevraagde teken niet kunnen zien als het bestanddeel dat de commerciële herkomst van de betrokken waren aanduidt, hetgeen evenwel niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit woord in de totaalindruk van het aangevraagde merk te verwaarlozen is.

Derhalve vormt de uitdrukking „ella valley” in haar geheel genomen — en niet enkel het bestanddeel „ella” zoals is vastgesteld door de kamer van beroep — het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk. De globale beoordeling of sprake is van een verband tussen de betrokken merken moet dus in casu wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, worden verricht door een vergelijking van de oudere merken met het aangevraagde merk, waarvan het dominerende bestanddeel bestaat uit de uitdrukking „ella valley”, zonder dat de overige bestanddelen daarom verwaarloosbaar zijn.

In deze context is er visueel slechts een geringe overeenstemming tussen de betrokken tekens. De eerste drie letters van het aangevraagde merk en van de oudere merken komen weliswaar overeen, maar deze omstandigheid weegt namelijk onvoldoende op tegen de talrijke verschillen tussen de betrokken tekens. Terwijl de oudere merken bestaan uit een vierletterwoord, bestaat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk uit twee woorden op twee regels en met in totaal tien lettertekens. Het eerste woord van de uitdrukking „ella valley” komt voorts niet overeen met het woord „elle” van de oudere merken en verschilt door het laatste letterteken. Het woordbestanddeel „vineyards” en de beeldbestanddelen van het aangevraagde merk vormen een bijkomend visueel, zij zwak, verschilpunt tussen de betrokken tekens.

Het lettertype van de oudere merken en van het aangevraagde merk komt, zoals de kamer van beroep alsook het BHIM en interveniënte hebben opgemerkt, weliswaar overeen, maar is eerder gangbaar en vaak voorkomend. Het voor de woordbestanddelen van de conflicterende tekens gebruikte lettertype kan in casu dus geen bestanddeel vormen dat opweegt tegen de talrijke verschilpunten van de betrokken merken.

Ook de fonetische verschillen van de betrokken merken halen het van de overeenstemmende bestanddelen. Het lengteverschil tussen de oudere merken — bestaande uit een vierletterwoord — en het aangevraagde merk — bestaande uit een dominerend woordbestanddeel in twee woorden van in totaal tien lettertekens en uit een negenletterwoord — geeft namelijk een ander klankbeeld en een ander tempo die niet ongedaan worden gemaakt door het feit dat de eerste drie lettertekens van het woordbestanddeel van de oudere merken dezelfde zijn als die van het eerste woord dat het dominerend bestanddeel van het aangevraagde merk vormt.

Voorts stemmen de betrokken tekens begripsmatig onvoldoende overeen opdat het relevante publiek een verband tussen de betrokken merken kan leggen. Zoals blijkt uit de overwegingen in de punten 43 tot en met 47 hierboven, kan het aangevraagde merk bij het relevante publiek namelijk een plaatsnaam als aanduiding van de oorsprong van de onder dit merk verkochte wijn oproepen, terwijl dat geenszins het geval is voor de oudere merken. Ook al is niet uitgesloten dat het woord „elle”, gelet op de bekendheid van de oudere merken, bij een deel van het publiek van de Unie het tijdschrift Elle kan oproepen, dit laat dus onverlet dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

Wat de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient met betrekking tot de beslissingen van nationale rechters die interveniënte ter ondersteuning van de door haar gestelde overeenstemming van de termen „elle” en „ella” heeft overgelegd, ook te worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak niets partijen of het Gerecht belet om zich bij de uitlegging van het Unierecht te laten leiden door elementen uit de nationale rechtspraak [zie arrest Gerecht van 13 juli 2011, Evonik Industries/BHIM (Purperen rechthoek met afgeronde rechterzijde), T-499/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak], zonder dat de Unierechter evenwel eraan gebonden is aangezien het communautaire merkenstelsel als autonoom merkenstelsel onafhankelijk van elk nationaal stelsel wordt toegepast [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 12 juli 2006, Rossi/BHIM — Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53].

Blijkens al deze overwegingen stemmen de tekens in de onderhavige zaak, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, onvoldoende overeen opdat het relevante publiek het aangevraagde merk kan associëren met de oudere merken.

De alomvattende beoordeling tot vaststelling of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken kan leggen, zoals is vereist door de in de punten 19 tot en met 21 hierboven aangehaalde rechtspraak, moet dus leiden tot de conclusie dat gelet op de verschillen tussen de betrokken tekens en ondanks de bekendheid van de oudere merken in casu niet het gevaar bestaat dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.

De conclusie luidt dus dat in casu niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, namelijk de overeenstemming van de conflicterende merken met als gevolg dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.

Aangezien de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 cumulatief zijn en deze bepaling niet toepasselijk is wanneer aan een ervan niet is voldaan (zie punt 18 hierboven), dient het beroep derhalve te worden toegewezen en de bestreden beslissing te worden vernietigd zonder dat hoeft te worden ingegaan op de voorwaarde dat het gevaar bestaat dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.