Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 februari 2013. # Fédération Cynologique Internationale tegen Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria - Spanje. # Gemeenschapsmerken - Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 9, lid 1 - Begrip ‚derden’ - Houder van jonger gemeenschapsmerk. # Zaak C-561/11.

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

21 februari 2013 (*)

„Gemeenschapsmerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 1 – Begrip ‚derden’ – Houder van jonger gemeenschapsmerk”

In zaak C‑561/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanje) bij beslissing van 27 oktober 2011, ingekomen bij het Hof op 8 november 2011, in de procedure

Fédération Cynologique Internationale

tegen

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: P. Mengozzi,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 oktober 2012,

gelet op de opmerkingen van:

• Fédération Cynologique Internationale, vertegenwoordigd door E. Jordi Cubells, abogado,
• Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, vertegenwoordigd door S. Doménech López, abogado,
• de Griekse regering, vertegenwoordigd door D. Kalogiros en G. Papadaki als gemachtigden,
• de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
• de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F.W. Bulst en R. Vidal Puig als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 november 2012,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1; hierna: „verordening”).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Fédération Cynologique Internationale (hierna: „FCI”) en de Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (hierna: „FCIPPR”) betreffende twee door de FCI ingestelde vorderingen, namelijk een inbreukvordering en een vordering tot nietigverklaring van een merk.

 Toepasselijke bepalingen

3        Artikel 8 van de verordening, getiteld „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt:

„1.      Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a)      wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2.      Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a)      de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

i)      gemeenschapsmerken;

ii)      in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;

iii)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

iv)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap;

b)      de aanvragen om merken bedoeld sub a, mits deze zullen worden ingeschreven;

c)      de merken die op de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval van het ten behoeve van de aanvrage om het gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

3.      Na oppositie door de houder wordt de inschrijving van een merk eveneens geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.

4.      Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:

a)      de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b)      dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

5.      Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen.”

4        Artikel 9 van de verordening, getiteld „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

„1.      Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a)      dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b)       dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

[...]

3.      Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.”

5        Artikel 12 van de verordening, getiteld „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen”, preciseert:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

a)      van diens naam of adres;

b)      van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c)       van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

6        Titel IV van de verordening, met als opschrift „Inschrijvingsprocedure”, bevat de artikelen 36 tot en met 45.

7        Artikel 40 van de verordening, getiteld „Opmerkingen van derden”, bepaalt in lid 1:

„Iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groeperingen die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigen, kunnen na de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het [Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] schriftelijke opmerkingen doen toekomen waarin staat op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve en met name krachtens artikel 7 moet worden geweigerd. [...]”

8        Artikel 41 van de verordening, getiteld „Oppositie”, luidt:

„1.      Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd [...]

[...]

3.      De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn, nadat de oppositietaks betaald is. Binnen een door het [BHIM] te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren.”

9        Artikel 53, lid 1, van de verordening bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

a)      wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dat artikel genoemde voorwaarden voldaan is;

b)      wanneer er een in artikel 8, lid 3, bedoeld merk bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is;

c)      wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is.”

10      Artikel 54 van de verordening, getiteld „Rechtsverwerking wegens gedogen”, preciseert in lid 1:

„De houder van een gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.”

 Hoofdgeding en prejudiciële vraag

11      De FCI is houdster van gemeenschapswoord- en beeldmerk nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. De aanvraag tot inschrijving van dit merk is ingediend op 28 juni 2005 en het merk is ingeschreven op 5 juli 2006. Het ingeschreven teken is het volgende: