Gerechtshof EU 16-01-2014 ECLI:EU:T:2014:10

Eerste middel: schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009

19 Verzoekster stelt dat, anders dan de kamer van beroep oordeelt, de door interveniënte in het kader van de administratieve procedure overgelegde facturen niet volstonden ten bewijze dat het oudere merk normaal was gebruikt in de zin van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.

20 Het BHIM en interveniënte zijn het eens met het oordeel van de kamer van beroep.

21 In herinnering dient te worden gebracht dat volgens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 de aanvrager van een gemeenschapsmerk waartegen oppositie is ingesteld, kan verzoeken om bewijs dat het ter ondersteuning van deze oppositie aangevoerde oudere nationale merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag normaal is gebruikt.

22 Bovendien moet volgens regel 22, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk.

23 Volgens vaste rechtspraak volgt uit voornoemde bepalingen, tevens rekening houdend met punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009, dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, erin bestaat de conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punten 36‑38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

24 Van een merk wordt een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 39; zie eveneens in die zin en naar analogie arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37).

25 Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 40; zie eveneens naar analogie arrest Ansul, punt 24 supra, punt 43).

26 Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen [arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 41, en arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 35].

27 Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd (arresten VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 42, en HIPOVITON, punt 26 supra, punt 36).

28 De gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren mogen niet in abstracto worden beoordeeld, maar moeten worden beoordeeld in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (arresten VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 42, en HIPOVITON, punt 26 supra, punt 36). Zelfs een gering gebruik kan dus volstaan om als normaal te worden beschouwd, op voorwaarde dat het in de betrokken economische sector gerechtvaardigd wordt geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Bijgevolg is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake was van een normaal gebruik, zodat een de-minimisregel, die het BHIM of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, niet kan worden vastgesteld (arrest Hof van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 72).

29 Bovendien kan normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch het moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT), T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 47, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 28].

30 Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat overeenkomstig artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 42, leden 2 en 3, van deze verordening, het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, tevens wordt geleverd door het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd [zie arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden nagegaan of de kamer van beroep in de punten 18 tot en met 25 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat interveniënte afdoende had bewezen dat het oudere merk in Portugal normaal was gebruikt gedurende de periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, die in casu liep van 2 juli 2002 tot en met 1 juli 2007 (hierna: „relevante periode”).

32 Voor de oppositieafdeling heeft interveniënte in antwoord op de brief van het BHIM van 19 mei 2009 (zie punt 10 supra) 27 facturen overgelegd die waren afgegeven door Diviril Comercio – Comercialização de produtos alimentares, L^da, een met Diviril verbonden Portugese vennootschap.

33 Vastgesteld zij dat van deze 27 facturen, er 12 betrekking hebben op de relevante periode en aantonen dat voor het oudere merk gebruikshandelingen zijn gesteld tussen 30 maart 2005 en 8 juni 2007, namelijk gedurende een periode van ongeveer 26 maanden (hierna: „12 facturen”).

34 De waren waarop de 12 facturen betrekking hebben, worden met name „4Ever Lima Limão”, „4Ever Laranja” of „4Ever Ananá” genoemd en worden verkocht in flessen van anderhalve liter, waaruit kan worden opgemaakt dat het vruchtensappen betreft, te weten waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd. Deze facturen verwijzen tevens naar verkopen van dranken met de naam „4Ever Gasosa” en „4Ever Cola”, in flessen van anderhalve liter.

35 Zoals verzoekster terecht opmerkt, wordt het element „4ever” op de 12 facturen geschreven in een standaardlettertype en geeft het dus niet exact het oudere merk weer. De verschillen ten opzichte van dit merk zijn echter slechts zeer gering omdat het beeldaspect ervan eerder banaal is aangezien het cijfer 4 en de term „ever” daarin in een vrij normaal lettertype staan, met uitzondering van de licht gestileerde letter „r”, en aangezien dit merk noch een kleur, noch een logo, noch een opvallend grafisch element bevat. Zoals in punt 24 van de bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld, wijzigen de bovengenoemde verschillen het onderscheidend vermogen van het oudere merk zoals het is ingeschreven dus niet, en doen deze verschillen geen afbreuk aan de door dit merk vervulde identificatiefunctie. Anders dan verzoekster stelt, kan interveniënte dus niet worden verweten dat zij geen aanvullend bewijs met de „exacte weergave” van het oudere merk heeft overgelegd.

36 Uit de 12 facturen, die in het Portugees zijn opgesteld, blijkt ook dat de leveringen van flessen vruchtensap waren bestemd voor zeven klanten op verschillende plaatsen in Portugal. Het valt dus niet te ontkennen dat deze waren voor de Portugese markt, die de relevante markt is, waren bestemd.

37 Uit deze facturen blijkt overigens dat de waarde van de tussen 30 maart 2005 en 8 juni 2007 voor klanten in Portugal onder het oudere merk in de handel gebrachte vruchtensappen 2 604 EUR, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, bedroeg, hetgeen overeenstemt met de verkoop van 4 968 flessen. Worden de dranken met de namen „4Ever Gasosa” en „4Ever Cola” hierbij geteld, stijgt het aantal verkochte flessen naar 8 628 en de omzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, naar 3 856 EUR.

38 Zoals het BHIM in punt 22 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, zijn deze cijfers weliswaar vrij laag, maar kan uit de overgelegde facturen worden geconcludeerd dat de betrokken waren op een vrij constante wijze werden verkocht gedurende een periode van ongeveer 26 maanden, een periode die noch bijzonder kort is noch bijzonder dicht is gelegen bij de datum van publicatie van verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag (zie in die zin arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 48).

39 De gerealiseerde verkopen zijn gebruikshandelingen die objectief geschikt zijn om voor de betrokken waren een afzet te vinden of te behouden, waarvan het commerciële volume – gelet op de duur en de frequentie van het gebruik – niet zo gering is dat het leidt tot de conclusie dat het gaat om een louter symbolisch, minimaal of fictief gebruik met als enig doel de merkenrechtelijke bescherming te behouden (zie in die zin arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 49). Dienaangaande moet met name rekening worden gehouden met het feit dat het Portugese grondgebied vrij klein en relatief dunbevolkt is.

40 Hetzelfde geldt voor het feit dat de 12 facturen aan slechts zeven klanten zijn gericht. Het volstaat immers dat het merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt, en niet louter binnen de onderneming die houder van het oudere merk is of binnen een distributienetwerk dat deze bezit of controleert (arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, punt 50).

41 Hoewel de omvang van het gebruik dat van het oudere merk is gemaakt relatief beperkt is, heeft de kamer van beroep dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in de bestreden beslissing te besluiten dat de door interveniënte ingediende bewijzen volstonden om een normaal gebruik vast te stellen.

42 Anders dan verzoekster aanvoert, heeft de kamer van beroep zich niet gebaseerd op „louter veronderstellingen en waarschijnlijkheden” om tot deze conclusie te komen. De oppositieafdeling en de kamer van beroep hebben zich dienaangaande immers gebaseerd op de 12 facturen en op overwegingen die volledig in overeenstemming waren met de rechtspraak, in het bijzonder het arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, bevestigd bij het arrest Sunrider/BHIM, punt 28 supra. In het arrest VITAFRUIT, punt 23 supra, heeft het Gerecht geoordeeld dat de door een tiental facturen bewezen levering aan één enkele klant in Spanje van 3 516 flessen geconcentreerde vruchtensappen, hetgeen overeenstemt met een omzet van ongeveer 4 800 euro, tijdens een periode van elf en een halve maand, een normaal gebruik van het betrokken oudere merk vormde.

43 In deze context kan verzoekster geen argument ontlenen aan het feit dat de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing heeft aangegeven dat „niet mocht worden verondersteld dat de bezorgde facturen alle tijdens de relevante periode van vijf jaar opgestelde verkoopfacturen [waren]” en dat „[i]n het geval van het bewijs van het gebruik dat bestaat in facturen, opposanten gewoonlijk slechts voorbeelden van de opgestelde facturen overleggen”. Zoals het BHIM zeer terecht opmerkt, zijn dit slechts overwegingen van gezond verstand, aangezien van de houder van een ouder merk niet kan worden geëist dat hij het bewijs levert van elke transactie die onder dit merk is verricht in de relevante periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Wat van belang is indien hij zich beroept op facturen als bewijs, is dat hij exemplaren ervan overlegt in een hoeveelheid op grond waarvan elke mogelijkheid van louter symbolisch gebruik van dit merk kan worden uitgesloten en die bijgevolg volstaat als bewijs van het normale gebruik van dit merk. Bovendien zij opgemerkt dat interveniënte in casu in de opmerkingen die zij op 17 maart 2011 heeft ingediend bij de kamer van beroep uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de 12 facturen voorbeelden waren.

44 Gelet op een en ander moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009

45 Verzoekster stelt in wezen dat de kamer van beroep de uitspraak van de conflicterende merken door Engelstalige consumenten niet in overweging had mogen nemen voor de fonetische vergelijking, en dat deze kamer de begripsmatige en visuele verschillen tussen deze merken onjuist heeft geïdentificeerd. De kamer van beroep heeft bijgevolg ten onrechte besloten dat in casu verwarringsgevaar bestond.

46 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

47 Bovendien moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan de in de lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de aanvraag van het gemeenschapsmerk.

48 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

49 Verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 vooronderstelt dat de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

50 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden nagegaan of de kamer van beroep terecht van oordeel was dat er gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestond.