Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 28 januari 2016

Eerste middel: schending van artikel 76 van verordening nr. 207/2009

24 Verzoeker betoogt dat de kamer van beroep artikel 76 van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door bewijzen in aanmerking te nemen die verzoeksters tot nietigverklaring voor het eerst voor haar hebben overgelegd, te weten de in punt 15 supra vermelde uittreksels van de website en de internetpagina, ter staving van een nieuw middel, dat zelf was gebaseerd op nieuwe feiten.

25 De betrokken nieuwe feiten zouden de volgende zijn:

• het feit, afgeleid uit het uittreksel van de website www.consultafranquicias.com, dat verzoeker „het succes van hotdogs op het Amerikaanse continent [had] vastgesteld” en „beoog[de], Europa te veroveren” (punt 35 van de bestreden beslissing);

• het feit dat het uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html „getuigt van een erkenning door [verzoeker] van het eerdere bestaan [van de Latijns-Amerikaanse merken] Doggis” en dat verzoeker in zijn reclame stelt dat „Doggis een franchise van hotdogs is die internationaal een groot prestige geniet”, dat „[zijn] keten zich onlangs in Spanje heeft gevestigd en [dat] zijn doel erin bestaat de eerste hotdogketen op Europees niveau te worden” (punt 36 van de bestreden beslissing);

• het feit dat het hieronder afgebeelde figuurtje in de vorm van een hotdog, dat voorkomt op het uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html, punten van overeenstemming vertoont met de oudere Chileense merken nr. 728038 en nr. 724717 (punt 37 van de bestreden beslissing):

26 Het BHIM repliceert in wezen dat het overeenkomstig artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 rekening mag houden met feiten en bewijzen die niet tijdig zijn aangevoerd of overgelegd, en dat hij over een ruime beoordelingsvrijheid ter zake beschikt.

27 Artikel 76 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1.

Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2.

Het [BHIM] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

28 Volgens vaste rechtspraak volgt uit de bewoordingen van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen aandragen ná afloop van de termijnen die daarvoor zijn bepaald in verordening nr. 207/2009, en dat het het BHIM niet verboden is om rekening te houden met feiten of bewijzen die niet tijdig zijn aangevoerd of overgelegd, dit wil zeggen na het verstrijken van de door de nietigheidsafdeling gestelde termijn en, in voorkomend geval, voor het eerst voor de kamer van beroep (zie in die zin arresten van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, Jurispr., EU:C:2007:162, punt 42 , en van 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/BHIM, C‑621/11 P, Jurispr., EU:C:2013:484, punt 22 ).

29 Aangezien artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 preciseert dat het BHIM geen rekening „hoeft” te houden met te laat aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen, beschikt het BHIM over een ruime beoordelingsbevoegdheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert (arresten BHIM/Kaul, punt 28 supra, EU:C:2007:162, punten 43 en 68 , en New Yorker SHK Jeans/BHIM, punt 28 supra, EU:C:2013:484, punt 23 ).

30 Aangaande de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid waarover het BHIM beschikt om te laat overgelegde bewijzen eventueel in overweging te nemen, kan er voorts, wanneer het BHIM in een nietigheidsprocedure uitspraak moet doen, met name gegronde reden zijn om met niet tijdig aangevoerde gegevens rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde vordering tot nietigverklaring en het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, bovendien niet eraan in de weg staan dat ermee rekening wordt gehouden (zie naar analogie arresten BHIM/Kaul, punt 28 supra, EU:C:2007:162, punt 44 , en New Yorker SHK Jeans/BHIM, punt 28 supra, EU:C:2013:484, punt 33 ).

31 In casu dient om te beginnen te worden vastgesteld dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep de haar door artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 verleende ruime beoordelingsbevoegdheid daadwerkelijk heeft uitgeoefend om, met opgave van een motivering en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, te stellen dat rekening diende te worden gehouden met twee bijkomende, voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen om haar beslissing te nemen.

32 Aldus heeft de kamer van beroep eerst in punt 20 van de bestreden beslissing de betrokken bewijzen aangeduid, te weten een uittreksel van de website www.consultafranquicias.com en een uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html. Daarna heeft zij in punt 21 van die beslissing het volgende uiteengezet:

„De door verzoeksters [tot nietigverklaring] voor de kamer van beroep overgelegde stukken omvatten documenten die louter een bevestiging vormen van en een aanvulling zijn op de inhoud van de website [www.doggis.es] die reeds was aangevoerd ter onderbouwing van de stelling dat [verzoeker] op de hoogte was van het bestaan van de merken en activiteiten van verzoeksters tot nietigverklaring in de sector van de fastfoodrestaurants. Derhalve dienen deze documenten overeenkomstig artikel 76, lid 2, van [verordening nr. 207/2009] in aanmerking te worden genomen.”

33 Vervolgens dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep de haar door artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 verleende beoordelingsbevoegdheid op passende wijze heeft uitgeoefend door ermee in te stemmen rekening te houden met de twee bewijzen in kwestie.

34 In de eerste plaats dient op dit punt te worden opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep en het BHIM terecht stellen, de twee litigieuze uittreksels enkel een bevestiging vormden van en kwamen bovenop bewijzen die verzoeksters tot nietigverklaring reeds voor de nietigheidsafdeling hadden overgelegd, te weten uittreksels van verzoekers website www.doggis.es.

35 In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat de door verzoeker vermelde feiten die nieuw zouden zijn (zie punt 25 supra), reeds ter sprake waren gebracht in de rubriek „Onderneming” van zijn eigen website www.doggis.es, waarvan een uittreksel door verzoeksters tot nietigverklaring was overgelegd voor de nietigheidsafdeling. Dat uittreksel brengt immers dezelfde ideeën over als in de twee litigieuze uittreksels, door met name het volgende te vermelden:

• „Doggis komt in 2010 met [verzoeker] naar Spanje om te beginnen met zijn wereldwijde expansie door middel van het franchisingsysteem”;

• „De hotdog [...] is een zeer succesvol product in tal van landen in de wereld, zoals de VS, Chili, Brazilië, Colombia, Duitsland enz.”;

• „In Spanje zijn we de eerste hotdogfranchise en wij bieden onze franchisenemers de mogelijkheid om onder onze hoede te werken, op grond van onze ervaring, onze kennis van de sector en met een continue ondersteuning van de franchisenemers, ter beschikking van de franchisenemers die ons kiezen om hun eigen hotdogfranchise op te starten”.

36 Hieraan dient te worden toegevoegd dat het figuurtje in de vorm van een hotdog dat op het uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html is afgebeeld, reeds stond op bepaalde uittreksels van de website www.doggis.es die verzoeksters tot nietigverklaring voor de nietigheidsafdeling hadden overgelegd.

37 In de derde plaats moet erop worden gewezen dat, anders dan verzoeker betoogt, verzoeksters tot nietigverklaring de twee litigieuze uittreksels en de daarmee verband houdende feiten voor de kamer van beroep niet hebben aangevoerd ter onderbouwing van een nieuw middel. Zoals de kamer van beroep en het BHIM terecht beklemtonen, waren die uittreksels immers enkel erop gericht een van de hoofdstellingen van verzoeksters tot nietigverklaring voor de nietigheidsafdeling te bevestigen, te weten dat verzoeker op de hoogte was van het bestaan van hun merken en van hun commerciële activiteiten toen hij de inschrijving van het litigieuze merk heeft aangevraagd (zie punt 4, laatste paragraaf, van de beslissing van de nietigheidsafdeling van 18 juli 2013).

38 In de vierde plaats dient, geheel in lijn met de uiteenzetting in punt 37 supra, te worden vastgesteld dat verzoeksters tot nietigverklaring met de niet-tijdige overlegging van de twee litigieuze uittreksels wilden reageren op het oordeel van de nietigheidsafdeling dat zij ontoereikend hadden aangetoond dat verzoeker vooraf op de hoogte was van het bestaan van hun oudere merken (zie de punten 16 en 17 van de beslissing van de nietigheidsafdeling van 18 juli 2013).

39 Gelet op het voorgaande waren de bewijzen die verzoeksters tot nietigverklaring voor het eerst voor de kamer van beroep hebben overgelegd, werkelijk relevant voor de uitkomst van het geding. Bovendien werden die extra bewijzen door laatstgenoemden overgelegd op het tijdstip van indiening van hun schriftelijke uiteenzetting van de gronden van hun beroep, zodat de kamer van beroep objectief en op gefundeerde wijze haar beoordelingsbevoegdheid kon uitoefenen wat de inaanmerkingneming van die bewijzen betreft. Ten slotte kan, gelet op de vaststelling in punt 38 supra, niet worden geoordeeld dat verzoeksters tot nietigverklaring de gestelde termijnen oneigenlijk hebben gebruikt door kennelijk nalatig te zijn.

40 Bijgevolg dient het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009

41 Verzoeker voert aan dat de kamer van beroep artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door te oordelen dat hij te kwader trouw heeft gehandeld bij de indiening van zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.

42 Het BHIM betwist verzoekers betoog en concludeert tot afwijzing van het tweede middel.

43 Allereerst zij eraan herinnerd dat de regeling inzake de inschrijving van een gemeenschapsmerk berust op het in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 207/2009 neergelegde beginsel van de „eerste inschrijver”. Overeenkomstig dit beginsel kan een teken slechts als gemeenschapsmerk worden ingeschreven voor zover een ouder merk hiervoor geen beletsel vormt, ongeacht of het gaat om een gemeenschapsmerk, een in een lidstaat of door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merk, een ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat ingeschreven merk of een ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Unie ingeschreven merk. Daarentegen vormt het loutere gebruik door een derde van een niet-ingeschreven merk, onverminderd eventuele toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, geen beletsel voor de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk als gemeenschapsmerk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten [arrest van 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, Jurispr., EU:T:2013:372, punt 17 ]. Dezelfde vaststelling geldt in beginsel voor het gebruik door een derde van een buiten de Unie ingeschreven merk [arrest van 21 maart 2012, Feng Shen Technology/BHIM – Majtczak (FS), T‑227/09, Jurispr., EU:T:2012:138, punt 31 ].

44 Deze regel wordt genuanceerd door met name artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw was. Het staat aan de verzoeker tot nietigverklaring die zich op deze grond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden waaruit kan blijken dat de houder van een gemeenschapsmerk te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk (arrest GRUPPO SALINI, punt 43 supra, EU:T:2013:372, punt 18 ).

45 Het in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 genoemde begrip „kwade trouw” is in de Uniewetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of ook maar beschreven [arrest van 26 februari 2015, Pangyrus/BHIM – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, EU:T:2015:115, punt 64 ].

46 Zoals de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, heeft het Hof evenwel in zijn arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Jurispr., EU:C:2009:361, punt 53 ), de wijze waarop dit begrip in de context van de gemeenschapsmerkregelgeving moet worden uitgelegd en toegepast, op een aantal punten nader gepreciseerd. Zo heeft het Hof erop gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager globaal moest worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

• het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;

• het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;

• de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

47 Zoals de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing terecht heeft beklemtoond, zijn de in punt 46 supra opgesomde factoren niettemin slechts voorbeelden van een geheel van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling of een merkaanvrager eventueel te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag [arresten van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, Jurispr., EU:T:2012:77, punt 20 , en GRUPPO SALINI, punt 43 supra, EU:T:2013:372, punt 22 ].

48 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 eveneens rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het woord of letterwoord dat het litigieuze merk vormt en met het vroegere zakelijke gebruik ervan als merk, met de commerciële logica die de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag voor dat woord of letterwoord volgt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt [zie in die zin arresten GRUPPO SALINI, punt 43 supra, EU:T:2013:372, punt 23 ; van 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, Jurispr., EU:T:2014:240, punt 39 , en COLOURBLIND, punt 45 supra, EU:T:2015:115, punt 68 ].

49 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden nagegaan of de bestreden beslissing rechtmatig is voor zover de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat verzoeker te kwader trouw was op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.

50 Om tot die conclusie te komen, heeft de kamer van beroep in de eerste plaats vastgesteld dat verzoeker op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk op de hoogte was van het bestaan van de oudere Chileense beeldmerken DoggiS, die worden beschermd door inschrijvingen nr. 683048, nr. 857568 en nr. 801904 (punt 32 van de bestreden beslissing). Deze kennis heeft zij afgeleid uit uittreksels van websites en van een internetpagina die door verzoeksters tot nietigverklaring werden overgelegd voor de nietigheidsafdeling alsmede voor het eerst voor de kamer van beroep (punten 33‑37 van de bestreden beslissing).

51 In dit verband faalt ten eerste verzoekers betoog dat de feiten en bewijzen die voor de nietigheidsafdeling waren overgelegd en die volgens hem de enige bewijzen waren die de kamer van beroep rechtsgeldig in aanmerking kon nemen, niet konden leiden tot een dergelijke conclusie. Tevens dient zijn vordering te worden afgewezen, volgens welke de punten 35 tot en met 37 van de bestreden beslissing moeten worden vernietigd gelet op de vermeende schending van artikel 76 van verordening nr. 207/2009.

52 Zoals in het kader van het onderzoek van het eerste middel werd vastgesteld in de punten 24 tot en met 40 supra, mocht de kamer van beroep immers rekening houden met de in punt 15 supra vermelde uittreksels van de website en van de internetpagina, die verzoeksters tot nietigverklaring voor het eerst voor haar hadden overgelegd.

53 Ten tweede dient te worden vastgesteld dat uit de verschillende door verzoeksters tot nietigverklaring overgelegde bewijzen rechtens genoegzaam blijkt dat verzoeker op de hoogte was van het bestaan van de oudere Chileense beeldmerken DoggiS bij de indiening van zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.

54 In dit verband dient om te beginnen te worden geoordeeld dat de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing terecht erop heeft gewezen dat uit een uittreksel van de website www.doggis.es (zie punt 35 supra), waarin verzoeker een onderneming met de naam Doggis España beschreef, bleek dat Doggis geen handelsnaam was die eerst in Spanje werd gelanceerd („Doggis komt in 2010 met [verzoeker] naar Spanje”), maar een buitenlandse entiteit die zich in dat land zou hebben gevestigd met het oog op haar wereldwijde ontwikkeling. Tevens heeft de kamer van beroep op goede gronden gesteld dat die onderneming zich in dat uittreksel had voorgesteld als de eerste hotdogfranchise Doggis in Spanje en dat daarin sprake was van het grote succes van hotdogs „in tal van landen in de wereld, zoals de VS, Chili, Brazilië, Colombia, Duitsland, enz.”.

55 Zoals verzoeker terecht opmerkt, staat bovengenoemde informatie niet in de rubriek „Franchises” van de website www.doggis.es, zoals vermeld in punt 34 van de bestreden beslissing, maar in de rubriek „Onderneming”. Het is evenwel duidelijk dat het hierbij gaat om een loutere verschrijving, die geenszins afbreuk kan doen aan de gegrondheid van de vaststellingen van de kamer van beroep.

56 Verder heeft de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing tevens terecht erop gewezen dat in het uittreksel van de website www.consultafranquicias.com, waarin de franchise Doggis als „een fastfoodketen, met hotdogs als basisproduct” werd voorgesteld, werd verklaard dat, enerzijds, de „franchise Doggis” in 2010 met verzoeker naar Spanje was gekomen nadat deze het succes van hotdogs op het Amerikaanse continent had vastgesteld en met het doel, met de expansie ervan in Europa te beginnen en, anderzijds, „[bleek] dat andere uit Amerika afkomstige modellen van franchising voor fastfoodrestaurants wereldwijd een groot succes [waren]”. Hieraan dient te worden toegevoegd dat dit uittreksel zelf ook uitdrukkelijk verwijst naar het succes van hotdogs in Chili en Brazilië.

57 Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing eveneens op goede gronden vastgesteld dat in het uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html werd verklaard dat „Doggis een franchise van hotdogs is die internationaal een groot prestige geniet”, dat „[de] keten [van verzoeker] zich onlangs in Spanje heeft gevestigd en [dat] zijn doel erin bestaat de eerste hotdogketen op Europees niveau te worden”.

58 Zoals het BHIM terecht betoogt, blijkt uit de verschillende in de punten 54, 55 en 57 supra vermelde uittreksels dat verzoeker, alvorens in Spanje onder de benaming Doggis een franchisenaam te lanceren in de sector van fastfoodrestaurants met hotdogs als basisproduct, een studie van deze sector op internationaal vlak had gemaakt en het grote succes van dit product had vastgesteld op het Amerikaanse continent, en in het bijzonder in Chili en Brazilië, die juist de landen waren waarin verzoeksters tot nietigverklaring reeds verschillende jaren onder dezelfde benaming een franchisenetwerk ontwikkelden in dezelfde sector. Bijgevolg kende verzoeker noodzakelijkerwijs niet alleen het franchisenetwerk van verzoeksters tot nietigverklaring, maar ook de oudere Chileense beeldmerken DoggiS van laatstgenoemden bij de indiening van zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.

59 Deze conclusie is nog duidelijker doordat, zoals de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, de oudere Chileense beeldmerken DoggiS, met rode letters en een gele achtergrond, gelijk of minstens nagenoeg gelijk zijn aan het hieronder afgebeelde teken, dat door verzoeker wordt gebruikt op zijn website www.doggis.es alsmede in reclame op websites gewijd aan de franchises:

60 Die gelijkheid, of quasi-gelijkheid, die komt bovenop het feit dat die oudere merken en het litigieuze merk nagenoeg gelijk zijn (zie punten 76‑78 infra), kan duidelijk geen toeval zijn.

61 Aan deze vaststelling kan niet worden afgedaan door verzoekers bewering dat het volkomen gebruikelijk is om de kleuren rood en geel te hanteren om te zinspelen op fastfoodrestaurants, en in het bijzonder op Amerikaanse eetgelegenheden waar hotdogs worden verkocht, daar die kleuren verwijzen naar die van de saus ketchup en van mosterd. Om te beginnen dient immers te worden opgemerkt dat in casu niet alleen de gebruikte kleuren dezelfde zijn, maar deze ook op dezelfde manier zijn geschikt, te weten rood voor de letters en geel voor de achtergrond. Verder is het weliswaar mogelijk dat het hanteren van die kleuren gebruikelijk is in de sector van fastfoodrestaurants, maar dit neemt niet weg dat andere kleurkeuzes volstrekt mogelijk waren voor hotdogs, met name – zoals het BHIM stelt – de kleur kastanjebruin, die doet denken aan de Frankfurterworst en het broodje voor die worst.

62 In dezelfde zin dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing terecht heeft gewezen op de grote mate van overeenstemming tussen het figuurtje in de vorm van een hotdog dat voorkomt op het uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html alsmede op uittreksels van de website www.doggis.es (zie punten 25 en 36 supra), en de oudere Chileense merken nr. 728038 en nr. 724717 (zie punt 8 supra).

63 Die grote mate van overeenstemming tussen de twee bovengenoemde figuurtjes kan evenmin toeval zijn. Verzoeker betoogt weliswaar terecht dat het in vele fastfoodrestaurants gebruikelijk is om de waar „een menselijke gedaante te geven”, maar dit neemt niet weg dat in casu die figuurtjes identiek zijn wat betreft hun houding, de kleurstelling ervan, hun vrolijke gezichtsuitdrukking en de aanwezigheid van accessoires zoals een baseballpetje, witte handschoenen en sportschoenen. Wat de documenten betreft die verzoeker heeft aangevoerd om aan te tonen dat dit type van figuurtje in de sector van fastfoodrestaurants met de hotdog als basisproduct niet origineel is, hoeft enkel te worden opgemerkt dat deze documenten voor het eerst voor het Gerecht werden overgelegd, zodat zij niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard overeenkomstig vaste rechtspraak [zie arrest van 27 juni 2013, MOL/BHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card), T‑367/12, EU:T:2013:336, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

64 Ten derde dient te worden vastgesteld dat geen van verzoekers argumenten afbreuk kan doen aan de conclusie van de kamer van beroep dat verzoeker op de hoogte was van het bestaan van de oudere Chileense beeldmerken DoggiS, die worden beschermd door inschrijvingen nr. 683048, nr. 857568 en nr. 801904, op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.

65 Aldus faalt om te beginnen verzoekers argument dat is gebaseerd op het in het eerste streepje van punt 35 supra vermelde uittreksel van de website www.doggis.es en volgens hetwelk, „[indien] het doel erin bestond te beginnen met [een] wereldwijde expansie, niet te begrijpen valt dat de onderneming en het merk voordien bestonden en thans in Spanje [werden] ingevoerd vanuit het Amerikaanse continent”.

66 Enerzijds blijkt immers duidelijk uit dat uittreksel dat de onderneming en het merk doggis reeds bestonden (zie punt 54 supra) en dat verzoeker zich voorstelde als de persoon die verantwoordelijk was voor de lancering van dat merk op de Spaanse markt. Verder is het feit dat deze onderneming en dit merk bestonden vóór de „invoer” ervan in Spanje, geenszins onverzoenbaar met het doel, te „beginnen” met een wereldwijde ontwikkeling. In het bijzonder wijst het BHIM terecht erop dat, gelet op de historische en culturele banden tussen Latijns-Amerika en Spanje, het heel goed denkbaar is dat de houder van een Latijns-Amerikaans merk de Spaanse markt als uitvalsbasis neemt voor de expansie ervan op het Europese continent. De aanwijzingen in het uittreksel van de website www.consultafranquicias.com (zie punt 56 supra) en in het uittreksel van de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html (zie punt 57 supra) gaan overigens in die richting.

67 Evenmin kan verzoekers argument worden aanvaard dat de in punt 35 van de bestreden beslissing vermelde verwijzing naar de Amerikaanse fastfoodondernemingen die wereldwijd zeer succesvol waren, moet worden opgevat als een verwijzing naar de „zeer bekende Noord-Amerikaanse merken die afkomstig zijn uit de Verenigde staten, zoals Burger King, McDonald’s, pizza Hut, enz.” en dat geen enkele Spaanse consument zal denken aan een Chileense fastfoodonderneming.

68 Enerzijds rechtvaardigt immers niets in het uittreksel van de website www.consultafranquicias.com – waaruit die verwijzing afkomstig is – het standpunt dat enkel wordt gedoeld op de Noord-Amerikaanse markt. Integendeel, vastgesteld moet worden dat dit uittreksel niet alleen het „Amerikaanse continent” in het algemeen uitdrukkelijk vermeldt, maar ook landen uit Zuid-Amerika, zoals Chili, Brazilië en Colombia. Anderzijds kan niet a priori worden uitgesloten dat er ook succesvolle Zuid-Amerikaanse handelsnamen bestaan op de markt van fastfoodrestaurants en dat het Spaanse publiek, dat met name consumenten omvat met banden met Zuid-Amerikaanse landen, ook daaraan zal denken.

69 Verzoekers bewering, dat de vermelding van Chili en Brazilië, naast de Verenigde Staten, in de uittreksels van de websites www.consultafranquicias.com en www.doggis.es kan worden verklaard door het feit dat het gaat om landen met de sterkste economische groei, en dus door „de band met het potentieel van hun respectieve economie, met het legitieme doel reclame te maken voor een franchisingsysteem dat zal worden opgezet in Spanje”, overtuigt niet. Enerzijds is het immers verrassend dat verzoeker in die uittreksels verwijst naar Chili en Brazilië, juist twee landen waarin verzoeksters tot nietigverklaring houdsters zijn van het merk doggis, en niet naar andere Zuid-Amerikaanse landen, zoals Argentinië en Mexico, die hij in zijn geschriften overigens tevens aanwijst als landen met een sterke economische groei op het Amerikaanse continent. Anderzijds impliceert in elk geval het feit dat verzoeker Chili heeft aangehaald als voorbeeld van een land waar de hotdog een groot succes was, dat hij vooraf de betrokken markt in dit land heeft onderzocht en dat hij niet kon voorbijgaan aan de belangrijkste op die markt aanwezige merken, waaronder het merk doggis.

70 Verder kan verzoeker evenmin met succes aanvoeren dat er nooit een contractuele of niet-contractuele relatie tussen hem en verzoeksters tot nietigverklaring heeft bestaan.

71 Het bestaan van een dergelijke relatie had immers kunnen volstaan als bewijs dat verzoeker voorafgaande kennis van de betrokken oudere merken had, maar het ontbreken van een dergelijke relatie betekent niet dat hij die kennis niet had.

72 Wat ten slotte verzoekers beweringen betreft dat hij nooit naar Chili is gegaan en dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om zijn merk en zijn bedrijfsmodel in Zuid-Amerika te ontwikkelen, volstaat de vaststelling dat het gaat om zuiver subjectieve beweringen die niet kunnen volstaan om de objectieve elementen te weerleggen waarmee de kamer van beroep voor haar conclusie rekening heeft gehouden.

73 In de tweede plaats blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep niet alleen rekening heeft gehouden met de voorafgaande kennis die verzoeker van de oudere Chileense merken had, maar verzoekers kwade trouw ook heeft vastgesteld op basis van bepaalde objectieve factoren die zijn intenties kunnen verklaren, te weten de aard van het aangevraagde merk (punten 38‑41 van de bestreden beslissing), de mate van bekendheid van de betrokken merken (punt 42 van de bestreden beslissing) en de commerciële logica die de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk volgde (punt 45 van de bestreden beslissing).

74 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat een dergelijke kennis bij de merkaanvrager immers op zich niet volstaat als bewijs van zijn kwade trouw. Zijn oogmerk op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag moet tevens in aanmerking worden genomen (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 46 supra, EU:C:2009:361, punten 40 en 41 ). Ofschoon dit oogmerk uiteraard een subjectief gegeven is, moet het niettemin aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval worden vastgesteld (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 46 supra, EU:C:2009:361, punt 42 ).

75 Wat ten eerste de aard van het aangevraagde merk betreft, dient om te beginnen erop te worden gewezen dat deze factor relevant kan zijn voor de beoordeling of sprake is van een gedraging te kwader trouw (zie in die zin arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 46 supra, EU:C:2009:361, punt 50 ).

76 Vervolgens dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep in punt 39 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft vastgesteld dat het litigieuze merk en de oudere Chileense beeldmerken DoggiS, die het voorwerp vormden van inschrijvingen nr. 683048, nr. 857568 en nr. 801904, gelijk waren. Minstens zijn zij nagenoeg gelijk.

77 Op dit punt dient enerzijds te worden vastgesteld dat het litigieuze merk en de betrokken oudere Chileense merken bestaan uit hetzelfde woordelement „doggis”. Verzoekers argument dat dit woordelement niet origineel is, kan niet slagen. De in bijlage bij het verzoekschrift overgelegde documenten waarop hij dit argument baseert, werden immers voor het eerst voor het Gerecht overgelegd en moeten dus niet-ontvankelijk worden verklaard (zie punt 63 supra). Gesteld dat de term „doggis” een betekenis heeft die verband houdt met hotdogs, neemt dit voorts niet weg dat, zoals in punt 78 infra nader zal worden uiteengezet, de wijze waarop deze in de betrokken oudere Chileense merken is weergegeven, een reeks bijzondere kenmerken heeft die op exact dezelfde wijze terug te vinden zijn in het litigieuze merk.

78 Anderzijds dient te worden gewezen op de volgende visuele gelijkenissen tussen de betrokken oudere Chileense merken en het litigieuze merk:

• de term „doggis” is in het rood geschreven;

• de term „doggis” is geschreven in een bijzonder lettertype, met afgeronde vorm;

• de beginletter „d” en de eindletter „s” zijn in hoofdletters geschreven, terwijl de letters in het midden in kleine letters geschreven zijn;

• de letters „d” en „s” zijn dikker dan de letters in het midden;

• de letters „o”, „g” en „g” hebben bovenaan eenzelfde uitsteeksel.

79 Het enige onderscheid op visueel vlak tussen het litigieuze merk en de betrokken oudere Chileense merken is de gele achtergrond van laatstgenoemde merken, hetgeen uiteraard niet kan volstaan om uit te sluiten dat die merken dezelfde totaalindruk oproepen.

80 Bij de vaststellingen in de punten 77 en 78 supra komt nog het tussen partijen vaststaande feit dat het litigieuze merk dezelfde diensten aanduidt als de betrokken oudere Chileense merken, alsmede waren die onontbeerlijk zijn voor het verstrekken van de restaurantdiensten waarop die merken betrekking hebben.

81 Zoals de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing terecht stelt, is een dergelijke mate van gelijkenis van die merken en de economische sectoren waarop zij betrekking hebben, duidelijk geen toeval.

82 Gelet op die zeer grote mate van gelijkenis van de betrokken merken kan verzoekers argument, dat zowel hijzelf als verzoeksters tot nietigverklaring zich voor de conceptie van hun respectieve merken hebben laten leiden door dezelfde Noord-Amerikaanse modellen, niet overtuigen.

83 Wat ten tweede de mate van bekendheid van de betrokken merken betreft, dient eraan te worden herinnerd dat bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de merkaanvrager, eveneens rekening kan worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken, aangezien deze mate van bekendheid juist het belang van de aanvrager kan rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 46 supra, EU:C:2009:361, punten 51 en 52 ).

84 In casu dient te worden opgemerkt dat uit het dossier niet blijkt dat het litigieuze merk op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds was gebruikt, terwijl uit de documenten die verzoeksters tot nietigverklaring als bijlage bij hun vordering tot nietigverklaring hebben overgelegd, duidelijk blijkt dat hun merken doggis sinds meerdere jaren in Chili werden gebruikt en daar een toenemend succes kenden in de laatste jaren, hetgeen heeft bijgedragen tot hun bekendheid bij het relevante publiek. Naast de zeer talrijke fastfoodrestaurants die in dat land werkzaam zijn onder de handelsnaam Doggis, zijn verzoeksters tot nietigverklaring sinds 2009 ook in Brazilië aanwezig.

85 Verzoekers argument dat het Chileense merk nr. 683048 pas recent is ingeschreven, te weten in januari 2004, dient van de hand te worden gewezen. Zoals het BHIM terecht betoogt, kan het langdurige gebruik van een merk weliswaar een factor vormen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de bekendheid ervan, maar die bekendheid hangt niet uitsluitend van een dergelijke factor af. In een sector als die van de fastfoodrestaurants kan een merk op vrij korte tijd een zekere bekendheid verkrijgen dankzij andere factoren, zoals reclamecampagnes of het aantal verkooppunten. Daaraan dient te worden toegevoegd dat verzoeker zelf op de internetpagina es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html Doggis voorstelt als een „franchise van hotdogs die internationaal een groot prestige geniet”.

86 Anders dan verzoeker aanvoert, wordt voorts de vaststelling dat het merk doggis een zekere bekendheid geniet, niet weerlegd door het feit dat verzoeksters tot nietigverklaring geen enkel merkrecht in Spanje of op internationaal niveau op hun naam hebben staan. Enerzijds dient immers in herinnering te worden gebracht dat laatstgenoemden houdsters van verschillende merken doggis in verschillende landen van Latijns-Amerika zijn (zie punten 8 en 9 supra). Anderzijds vloeit de keuze om een merk te beschermen door inschrijving ervan louter voort uit de commerciële strategie van de houder ervan en niet-inschrijving moet niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie leiden dat er geen sprake is van aanwezigheid of bekendheid op de markt.

87 Verzoeker kan evenmin met succes aanvoeren dat het feit dat verzoeksters tot nietigverklaring geen houdsters zijn van een domeinnaam www.doggis.com, aantoont dat zij niet echt internationale groei beoogden. Enerzijds vloeit de keuze om een domeinnaam te registreren immers louter voort uit de commerciële strategie van verzoeksters tot nietigverklaring. Anderzijds dient te worden vastgesteld dat laatstgenoemden duidelijk de bedoeling hadden om hun activiteiten op de Europese markt te ontwikkelen na zich te hebben verzekerd van een sterke aanwezigheid in Zuid-Amerika, aangezien zij het bestaan van het litigieuze merk juist hebben ontdekt toen Inversiones Ged het merk doggis in Spanje wilde laten inschrijven.

88 Ten derde dient te worden geoordeeld dat, zoals in punt 45 van de bestreden beslissing terecht werd opgemerkt, verzoekers aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk dat nagenoeg gelijk is aan bepaalde oudere beeldmerken van verzoeksters tot nietigverklaring ter aanduiding van dezelfde diensten als laatstgenoemde merken en van waren die onontbeerlijk zijn voor het verstrekken van die diensten, aan geen enkele commerciële logica beantwoordde. Overigens dient te worden vastgesteld dat verzoeker zelfs geen enkele commerciële logica aanvoert om die handeling te rechtvaardigen, maar hij in wezen enkel een aantal ongegronde argumenten aanvoert om te stellen dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van de oudere merken van verzoeksters tot nietigverklaring toen hij zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft ingediend.

89 In de derde plaats dient, gelet op het voorgaande, te worden geoordeeld dat de kamer van beroep in de punten 44 en 45 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat verzoeker te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Zoals de kamer van beroep in punt 45 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, was verzoekers merkaanvraag ontegenzeglijk ingegeven door het oogmerk, misbruik te maken van de rechten die zijn verbonden aan de merken van verzoeksters tot nietigverklaring. Dat oogmerk wordt met name bevestigd door de wijze waarop verzoeker zijn franchiseketen aan het publiek voorstelt. Naast het feit dat het litigieuze merk en de oudere Chileense merken nr. 683048, nr. 857568 en nr. 801904 nagenoeg gelijk zijn en betrekking hebben op hetzelfde type van activiteiten, in het bijzonder franchises in de sector van fastfoodrestaurants met hotdogs als basisproduct, geeft verzoeker, zoals blijkt uit de documenten die verzoeksters tot nietigverklaring in de procedure voor het BHIM hebben overgelegd (zie punten 25 en 35 supra), te kennen dat zijn franchiseketen verbonden is met een buitenlandse franchiseketen die internationaal een groot prestige geniet, zodat zijn toekomstige franchisenemers voordeel halen uit zijn ervaring, zijn kennis van de sector en een continue ondersteuning.

90 Aan deze vaststelling kan niet worden afgedaan door verzoekers betoog, dat zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk een ernstig en zorgvuldig onderbouwd commercieel project is, dat op rechtmatige wijze is ontstaan en geenszins speculeert op het merk doggis, omdat het gesteund is op een ruime ervaring in de franchisesector in Spanje. De aldus aangevoerde elementen verklaren immers geenszins het feit dat de betrokken merken nagenoeg gelijk zijn en de erdoor aangeduide diensten dezelfde zijn. Verder dient te worden vastgesteld dat de door verzoeker aangevoerde ervaring betrekking heeft op de financiële sector, en dus een hele andere sector dan die van fastfoodrestaurants.

91 Verzoeker steunt tevens op een vonnis van de Juzgado de lo Mercantil n^o2 de Murcia (handelsrechtbank nr. 2 te Murcia, Spanje) van 10 mei 2015 in het kader van gewone procedure nr. 263/2012, dat hij bij brief ter griffie heeft overgelegd op 18 mei 2015. Volgens verzoeker vormt dit vonnis een „nieuw feit”, aangezien daarbij een door verzoeksters tot nietigverklaring ingestelde vordering tot nietigverklaring van zijn Spaanse merk doggis (nr. 2914857) wordt afgewezen. Hij wijst erop dat in dat vonnis is vastgesteld dat geen enkel feitelijk element kan aantonen dat hij te kwader trouw heeft gehandeld toen hij zijn aanvraag tot inschrijving van dit Spaanse merk heeft ingediend.

92 Vastgesteld dient te worden dat dit vonnis evenmin afbreuk kan doen aan het in punt 89 supra vermelde oordeel van de kamer van beroep, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de door het BHIM betwiste ontvankelijkheid van dit nieuwe bewijselement.

93 Om te beginnen blijkt immers uit dat vonnis dat de rechter, wat de voor hem ingestelde vordering tot nietigverklaring betreft, is overgegaan tot een hoofdzakelijk feitelijke analyse, op basis van een reeks bewijzen die partijen in het betrokken geding hadden overgelegd. Vastgesteld dient te worden dat die analyse geen betrekking heeft op de uitlegging van het merkenrecht van de Unie en dat verzoeker overigens geenszins uitlegt in welk opzicht dat het geval zou kunnen zijn.

94 Verder wordt in het betrokken vonnis vermeld dat daartegen beroep kan worden ingesteld. Het is dus mogelijk dat dit vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan.

95 Ten slotte dient in elk geval in herinnering te worden gebracht dat het merkensysteem van de Unie een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook, en dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM alleen dient te worden getoetst aan verordening nr. 207/2009, zoals uitgelegd door de Unierechter (arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C‑488/06 P, Jurispr., EU:C:2008:420, punt 58 ).

96 Gelet op een en ander moet het tweede middel worden afgewezen en bijgevolg moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.