Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 20 september 2018

Visuele vergelijking

47 Wat de visuele vergelijking betreft, zij allereerst eraan herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest van 4 mei 2005, Chum/BHIM – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

48 De kamer van beroep heeft in punt 18 van de bestreden beslissing opgemerkt dat het Duitstalige publiek de conflicterende tekens opvatte als de combinatie van het eerste deel „uro” en het bijkomende deel „akut” of „cys”. De kamer van beroep voegt daaraan toe dat dit eerste deel niet kan worden verwaarloosd, temeer daar het staat aan het begin van de tekens en substantieel bijdraagt tot de vaststelling van de erdoor opgeroepen totaalindruk. Ondanks de verschillen tussen de bestanddelen „akut” en „cys” wat het aantal letters en lettergrepen betreft, heeft de kamer van beroep met betrekking tot de totaalindruk van de tekens vastgesteld dat deze tekens overeenstemden wat het eerste deel en de structuur ervan betreft en dat zij bijna even lang waren, zodat daaruit een gemiddelde visuele overeenstemming voortvloeit.

49 Verzoekster betwist die beoordeling en merkt op dat de bestanddelen „cys” van de oudere merken en „akut” van het aangevraagde merk geen enkele letter gemeen hebben en verschillend zijn qua lengte, aantal letters, volgorde van de letters en structuur van de lettergrepen. Verzoekster voegt eraan toe dat de kamer van beroep geen acht heeft geslagen op het „semi-figuratieve” karakter van de oudere merken en geen rekening heeft gehouden met het grafisch bijzondere kenmerk van de hoofdletter „C” in het midden van het woord van de oudere merken, waardoor het teken „urocys” op visueel vlak wordt opgedeeld, terwijl de term „uroakut” als homogeen wordt beschouwd.

50 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

51 In dat verband zij eraan herinnerd dat, hoewel reeds is geoordeeld dat het eerste deel van een merk gewoonlijk op visueel vlak een sterkere impact heeft dan het laatste deel van dit merk [zie in die zin arresten van 3 september 2010, Companhia Muller de Bebidas/BHIM – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, punt 62 , en  20 november 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:824, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak], zodat de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan [zie arrest van 19 mei 2011, PJ Hungary/BHIM – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak], een dergelijke overweging niet in alle gevallen kan gelden [zie arrest van 16 mei 2007, Track Bycicle/BHIM – Audi (ALLTREK), T‑158/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:143, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

52 In casu laat de enkele aanwezigheid van het gemeenschappelijke bestanddeel „uro” niet toe te besluiten tot visuele overeenstemming van de conflicterende tekens [zie in die zin arrest van 22 februari 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:91, punt 51 ].

53 Overigens dient te worden vastgesteld dat de conflicterende tekens een aantal verschillen vertonen op visueel vlak. De bestanddelen „akut” in het aangevraagde merk en „cys” in de oudere merken, die erg van elkaar verschillen, trekken in het bijzonder de aandacht van het publiek en zijn niet verwaarloosbaar bij de visuele vergelijking van de conflicterende tekens.

54 Ten eerste dient te worden opgemerkt dat de termen „akut” en „cys” geen enkele letter gemeen hebben. Ten tweede, terwijl het bestanddeel „akut” van het aangevraagde merk langer is dan het eerste deel „uro” en bestaat uit vier van de zeven letters van de term „uroakut”, is de term „urocys” voor de helft samengesteld uit het bestanddeel „uro”. Ten derde voert het beeldelement van de oudere merken, dat wordt gevormd door de hoofdletter „C” in het midden van het woord, op visueel vlak een scheiding in, terwijl de term „uroakut” als homogeen zal worden beschouwd.

55 Hoewel dient te worden opgemerkt dat de conflicterende tekens gedeeltelijk gelijk zijn vanwege de overeenstemming van het eerste deel „uro” – wat verzoekster overigens niet betwist – is de visuele overeenstemming derhalve beperkt tot de aanwezigheid van dit gemeenschappelijke bestanddeel. De verschillen tussen de conflicterende tekens die verband houden met de aanwezigheid van de bijkomende elementen „akut” en „cys”, dragen in niet-verwaarloosbare mate bij tot de totaalindruk die door de conflicterende merken wordt opgeroepen.

56 Gelet op het bovenstaande dient de vaststelling van de kamer van beroep te worden bevestigd dat de conflicterende tekens, in hun geheel beschouwd, op visueel vlak een gemiddelde overeenstemming vertonen.

Fonetische vergelijking

57 Wat de fonetische vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op dezelfde overwegingen als die welke in punt 48 hierboven zijn uiteengezet.

58 Verzoekster betoogt dat de uitspraak van de oudere merken wordt gekenmerkt door het onderscheidende bestanddeel „cys”, dat niets gemeen heeft met het woordelement „akut”. Zij komt op tegen de bewering dat de letter „c” wordt uitgesproken als een „k” en wijst op het verschil in aantal lettergrepen tussen de oudere merken, die drie lettergrepen bevatten, en het aangevraagde merk, dat vier lettergrepen bevat, en waarvan de intonaties significant verschillen.

59 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

60 Vastgesteld moet worden dat de oudere merken bestaan uit drie lettergrepen, te weten „u”, „ro” en „cys”, terwijl het aangevraagde merk bestaat uit vier lettergrepen, te weten „u”, „ro”, „a” en „kut”, zodat de lengte, het ritme en de intonatie ervan verschillend zijn, en dat de conflicterende tekens fonetisch slechts overeenstemmen wat de eerste twee lettergrepen betreft. Voorts is de mogelijke uitspraak van de letter „c” van het bestanddeel „cys” van de oudere merken als een medeklinker met sisklank van aard om het fonetische verschil tussen de conflicterende tekens te benadrukken.

61 Daarentegen is al geoordeeld dat het verschil in het aantal lettergrepen niet voldoende is om enige fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens ongedaan te maken (zie in die zin arrest van 19 mei 2011, PEPEQUILLO, T‑580/08, EU:T:2011:227, punt 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu zijn de eerste twee lettergrepen, „u” en „ro” van de conflicterende tekens gelijk. Verder wordt niet betwist dat zij op dezelfde manier worden uitgesproken.

62 Gelet op de fonetische gelijkheid van de conflicterende tekens die voortvloeit uit het gemeenschappelijke bestanddeel „uro”, zijn de in punt 60 hierboven vermelde verschillen bijgevolg niet voldoende om bij de relevante consument de indruk weg te nemen dat die merken, in hun geheel beschouwd, een zekere overeenstemming vertonen op fonetisch vlak.

63 In casu heeft de kamer van beroep slechts een gemiddelde fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens erkend, net op grond van een verschil in de uitspraak van de overige bestanddelen van het aangevraagde merk, wat dus moet worden bevestigd.

Begripsmatige vergelijking

64 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het relevante publiek – zowel het gespecialiseerde publiek als de bedoelde eindverbruiker – het eerste deel „uro” opvat als een zijdelingse verwijzing naar het feit dat de betrokken waren verband houden met het domein van de urologie. De kamer van beroep heeft de verschillen erkend tussen de bestanddelen „akut” en „cys”; het eerste beschrijft wat zich plots aandient en zich snel en intensief uitbreidt, en het tweede kan, minstens door het gespecialiseerde publiek, worden opgevat als een zijdelingse verwijzing naar de term „cystitis” of naar de term „cysteïne”. Hoewel de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft gesteld dat de conflicterende tekens, in hun geheel beschouwd, geen enkele betekenis hebben voor het Duitstalige grote publiek, is zij niettemin tot de slotsom gekomen dat er sprake was van een „zekere begripsmatige overeenstemming” gelet op de overeenstemming van het eerste deel „uro”.

65 Verzoekster betwist die beoordeling en wijst op de duidelijke begripsmatige verschillen tussen het bestanddeel „akut” van het aangevraagde merk, dat volgens haar een zijdelingse en geen zuiver beschrijvende verwijzing is naar het feit dat de waar in het bijzonder kan worden gebruikt voor ziektes die plots de kop opsteken of zich snel en intensief ontwikkelen, en het bestanddeel „cys” van de oudere merken, dat verwijst naar preventief gebruikte preparaten. Wat het aangevraagde merk betreft, voegt verzoekster eraan toe dat het Duitstalige publiek de betekenis van de term „akut” begrijpt, in tegenstelling tot het bestanddeel „cys”, daar de gemiddelde consument niet vertrouwd is met de begrippen „cystitis” of „cysteïne”.

66 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

67 Uit het oogpunt van het relevante publiek dient de analyse van de kamer van beroep te worden bevestigd, volgens welke het bestanddeel „uro” dat de conflicterende tekens gemeen hebben, van aard is om als een verwijzing naar de urologie te worden opgevat. Verzoekster heeft dit overigens niet betwist.

68 De kamer van beroep heeft in punt 18 van de bestreden beslissing eveneens terecht erop gewezen dat het bestanddeel „cys”, minstens door het gespecialiseerde publiek, kan worden opgevat als een zijdelingse verwijzing naar de term „cystitis” of naar de term „cysteïne”, wat verzoekster overigens niet betwist. Zoals hierboven in punt 44 is vastgesteld, is voorts het woordelement „akut” van het aangevraagde merk een gebruikelijke term in het Duits die wordt vertaald als „dringend, dreigend, acuut”.

69 In elk geval vertonen de conflicterende tekens een geringe begripsmatige overeenstemming als gevolg van de verschillende betekenissen die door de bijkomende bestanddelen „akut” en „cys” worden overgebracht.

70 In casu dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep slechts heeft vastgesteld dat er een „zekere begripsmatige overeenstemming” bestaat voor het betrokken publiek, hetgeen derhalve dient te worden bevestigd.

Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

71 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd [arresten van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 17 , en  14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, EU:T:2006:397, punt 74 ].

72 Zoals blijkt uit overweging 8 van verordening nr. 207/2009 (thans overweging 11 van verordening 2017/1001), hangt de afweging van het verwarringsgevaar af van vele factoren, en met name van de bekendheid bij het publiek van het merk op de betrokken markt. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk sterker is, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid bij het publiek, een sterk onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (zie naar analogie arresten van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 24 ; 29 september 1998, Canon, 39/97, EU:C:1998:442, punt 18 , en  22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 20 ).

73 In casu is de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen, na te hebben opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken van huis uit als gemiddeld moest worden beschouwd, dat verwarringsgevaar bestaat bij het relevante publiek, met inbegrip van het gespecialiseerde publiek, dat een hoog aandachtsniveau heeft. Zij heeft zich hiervoor gebaseerd op de gemiddelde visuele en fonetische overeenstemming en op een zekere begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens alsook op het feit dat de betrokken waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn.

74 Verzoekster blijft bij haar standpunt dat de enkele overeenstemming van het beschrijvende bestanddeel „uro” niet toelaat te besluiten tot het bestaan van verwarringsgevaar bij gebreke van overeenstemming op andere punten, temeer daar de conflicterende tekens aanzienlijke verschillen vertonen op fonetisch, visueel en begripsmatig vlak.

75 Verzoekster voegt daaraan toe dat het zuiver beschrijvende karakter van het bestanddeel „uro” het onderscheidend vermogen van de oudere merken „verzwakt”, wat een geringere beschermingsomvang ervan tot gevolg heeft.

76 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

77 In casu volgt uit het voorgaande dat de betrokken waren van klasse 5 dezelfde of zeer soortgelijk zijn en voorts, zoals uit de punten 34 tot en met 70 hierboven blijkt, dat de conflicterende tekens, in hun geheel beschouwd, een zekere mate van overeenstemming vertonen op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak.

78 Volgens de rechtspraak hebben de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht en kan het belang dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van deze tekens afhangen van de intrinsieke kenmerken ervan [zie in die zin arrest van 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T‑117/03–T‑119/03 en T‑171/03, EU:T:2004:293, punt 49 ].

79 Wanneer de punten van overeenstemming van twee tekens betrekking hebben op het feit dat zij een bestanddeel delen dat een zwak onderscheidend vermogen heeft, is voorts de impact van die punten van overeenstemming op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar zelf zwak [zie in die zin arresten van 13 december 2007, Cabrera Sánchez/BHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:391, punt 85 ; 13 juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/BHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:383, punt 79 , en  4 maart 2015, FSA/BHIM – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K‑FORCE), T‑558/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:135, punten 49‑52 ].

80 In casu dient in herinnering te worden gebracht dat in punt 43 hierboven reeds is vastgesteld dat het eerste deel „uro”, dat de tekens gemeen hebben, een zwak onderscheidend vermogen heeft.

81 Zoals met name blijkt uit de punten 53, 60 en 69 hierboven, zijn voorts de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen die verband houden met de bijkomende bestanddelen „akut” en „cys” van de conflicterende tekens niet verwaarloosbaar in de totaalindruk van de tekens bij het relevante publiek, maar compenseren zij de visuele, fonetische en begripsmatige punten van overeenstemming, die enkel voortvloeien uit de aanwezigheid van het gemeenschappelijke bestanddeel „uro” en uit de idee waarnaar dit bestanddeel verwijst, temeer daar het relevante publiek blijk zal geven van een hoger aandachtsniveau.

82 Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de conflicterende tekens globaal verschillend zijn wat de bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk betreft, zodat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestaat wat de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 5 betreft.

83 Uit al het voorgaande volgt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.

Vordering tot herziening

84 Aangaande verzoeksters vordering tot wijziging van de bestreden beslissing en tot afwijzing van de oppositie, dient te worden opgemerkt dat verzoekster met die vordering het Gerecht in wezen verzoekt om een beslissing vast te stellen die het EUIPO, volgens haar, had moeten nemen, te weten een beslissing waarbij wordt vastgesteld dat de voorwaarden om de door interveniënte ingestelde oppositie toe te wijzen, niet zijn vervuld. Bijgevolg vraagt verzoekster het Gerecht, zijn bevoegdheid tot herziening als bedoeld in artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001), uit te oefenen.

85 Voorts zij in herinnering gebracht dat de krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72 ).

86 In casu is voldaan aan de voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid tot herziening door het Gerecht. Uit de in de punten 21 tot en met 83 hierboven uiteengezette overwegingen volgt immers dat de kamer van beroep, anders dan de oppositieafdeling, had moeten vaststellen dat er in casu geen verwarringsgevaar bestond. Bijgevolg moet de oppositie worden afgewezen.