Conclusie van advocaat-generaal H. Saugmandsgaard Øe van 14 november 2019

Gegevens

Instantie: Hof van Justitie EU

Datum uitspraak: 14 november 2019

Conclusie van advocaat-generaal

H. Saugmandsgaard Øe

van 14 november 2019^(*)

Zaak C‑328/18 P

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

tegen

Equivalenza Manufactory SL

"„Hogere voorziening - Uniemerk - Verordening (EG) nr. 207/2009 - Aanvraag voor beeldmerk BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Oppositieprocedure - Ouder beeldmerk LABELL - Artikel 8, lid 1, onder b) - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens - Methode van vergelijking van de tekens - Vaststelling van een gemiddelde fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens - Verplichting tot globale beoordeling van het verwarringsgevaar”"

Inleiding

De onderhavige hogere voorziening is ingesteld door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tegen het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T‑6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119 ; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 met betrekking tot een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL (hierna: „Equivalenza”) (zaak nr. R 690/2016‑2; hierna: „litigieuze beslissing”). Deze hogere voorziening werpt verschillende rechtsvragen op betreffende het onderzoek van de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009^(*) bedoelde relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een teken als Uniemerk, te weten het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Concreet verzoekt het EUIPO het Hof om te verduidelijken met welke methode de tekens dienen te worden vergeleken en in welke omstandigheden het Gerecht kan oordelen dat twee tekens niet voldoen aan de in deze bepaling gestelde voorwaarde van overeenstemming. Zoals ik in deze conclusie zal toelichten, is in de talrijke op dit gebied gewezen beslissingen van het Gerecht niet altijd dezelfde benadering inzake deze verschillende punten gevolgd. In werkelijkheid lopen die beslissingen zo ver uiteen dat er in de rechtspraak twee verschillende lijnen zijn ontstaan, die momenteel naast elkaar bestaan zonder dat het Hof zich voor de ene of voor de andere lijn heeft uitgesproken. Deze zaak biedt het Hof de mogelijkheid om dit te doen.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk.^(*) De datum waarop de betreffende merkaanvraag in de onderhavige zaak is ingediend, namelijk 16 december 2014, is echter beslissend ter vaststelling van het toepasselijke materiële recht. Gelet op die datum gelden voor deze zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009. Overweging 8 van verordening nr. 207/2009 luidt:

„De door het [Uniemerk] verleende bescherming heeft met name ten doel de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en moet absoluut zijn wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn. De bescherming moet ook gelden in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten. Het begrip overeenstemming dient in samenhang met het gevaar voor verwarring te worden uitgelegd. Het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, moet de specifieke voorwaarde voor bescherming vormen.”

Artikel 8 van deze verordening, met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt:

„1.
Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[...]

wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]
5.
Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Uniemerk] een in de [Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

Voorgeschiedenis van het geding

De voorgeschiedenis van het geding is uiteengezet in de punten 1 tot en met 10 van het bestreden arrest. Zij kan in het kader van de onderhavige hogere voorziening als volgt worden samengevat. Op 16 december 2014 heeft Equivalenza bij het EUIPO krachtens verordening nr. 207/2009 een Uniemerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldteken:

De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren met name tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als: „Parfums”. Op 18 maart 2015 heeft ITM Entreprises op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in het vorige punt genoemde waren wegens verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening. De oppositie is gebaseerd op het hieronder afgebeelde oudere beeldmerk met internationaal inschrijvingsnummer 1079410, met aanduiding van België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Het is ingeschreven op 1 april 2011 en heeft betrekking op „Eau de colognes, deodoranten voor persoonlijk gebruik (parfum), parfums”:

Bij beslissing van 2 maart 2016 heeft de oppositieafdeling de oppositie voor alle betwiste waren toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië. Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het door Equivalenza tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep verworpen. Deze kamer van beroep heeft vastgesteld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek van de vier betrokken lidstaten, met een gemiddeld aandachtsniveau, en dat de betreffende waren dezelfde waren. Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens heeft zij geoordeeld dat zij visueel en fonetisch gemiddeld overeenstemden en begripsmatig verschilden. Zij heeft daaruit afgeleid dat zij globaal overeenstemden. Deze kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 4 januari 2017, heeft Equivalenza beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij één middel aangevoerd: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Bij het onderzoek van dat middel heeft het Gerecht zich gebaseerd op de niet-betwiste vaststelling van de kamer van beroep van het EUIPO dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek in Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië, met een gemiddeld aandachtsniveau, en dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde zijn (punten 17 en 18 van het bestreden arrest). Met betrekking tot de overeenstemming van de conflicterende tekens heeft het Gerecht in de eerste plaats hun visuele, fonetische en begripsmatige aspecten vergeleken. In dat kader heeft het geoordeeld dat deze tekens een verschillende visuele totaalindruk oproepen (punten 29‑33 van het bestreden arrest), gemiddeld fonetisch overeenstemmen (punten 34‑39 van dit arrest) en begripsmatig verschillen (punten 40‑45 van dit arrest). In de tweede plaats heeft het Gerecht globaal beoordeeld of de conflicterende tekens overeenstemmen. In dat kader heeft het vastgesteld dat, gelet op het feit dat de betreffende waren, te weten parfums, over het algemeen worden verkocht in zelfbedieningswinkels of in parfumerieën, het visuele aspect van deze tekens belangrijker is voor de totaalindruk ervan dan hun fonetische en begripsmatige aspecten. In dat verband heeft het Gerecht zijn vaststelling herhaald dat deze tekens visueel verschillen. Bovendien heeft het eraan herinnerd dat deze tekens ook begripsmatig verschillen. Het Gerecht is tot de slotsom gekomen dat de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (punten 48 en 51‑55 van het bestreden arrest). Aangezien niet is voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van die bepaling, heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat zij had vastgesteld dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van die bepaling (punt 56 van het bestreden arrest). Het heeft het enige middel van Equivalenza dus aanvaard en de litigieuze beslissing vernietigd.

Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

Deze hogere voorziening is ingesteld op 17 mei 2018. In zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof:

het bestreden arrest te vernietigen, en
Equivalenza te verwijzen in de kosten.

In haar memorie van antwoord verzoekt Equivalenza het Hof:

de hogere voorziening af te wijzen, en
het EUIPO te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO één middel aan, bestaande uit vier onderdelen en ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Op verzoek van het Hof zal ik mijn conclusie beperken tot de analyse van het derde en het vierde onderdeel van dit enige middel.

Argumenten van partijen

Met het derde onderdeel van zijn enige middel betoogt het EUIPO dat het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden omdat het een onjuiste methode heeft toegepast. Het Gerecht heeft immers de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht en de koopgewoonten van het relevante publiek in het stadium van de vergelijking van de tekens onderzocht. Overeenkomstig het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer^(*) moet deze vergelijking op objectieve wijze worden verricht, zonder rekening te houden met dergelijke factoren, die betrekking hebben op het gebruik van de merken. Pas wanneer is vastgesteld dat er een zekere mate van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming bestaat, moeten deze factoren in het stadium van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden onderzocht om het belang te kunnen beoordelen dat bij deze globale beoordeling aan deze overeenstemming moet worden toegekend.^(*) Equivalenza is het eens met de uiteenzetting van het EUIPO over de analysemethode die volgt uit het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer. Zij is echter van mening dat het Gerecht deze methode in het bestreden arrest heeft toegepast. Het Gerecht heeft immers eerst de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van elk van de conflicterende tekens afzonderlijk beoordeeld en vervolgens globaal hun overeenstemming beoordeeld, of het verwarringsgevaar geanalyseerd, waarbij het enkel in dit stadium rekening heeft gehouden met de koopgewoonten van het relevante publiek. Hoewel het bestreden arrest niet is opgesplitst in onderdelen die alle fasen van de analyse van het Gerecht van elkaar scheiden, volgt het een vaste en begrijpelijke structuur en voldoet het aan de vereisten van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Met het vierde onderdeel van zijn enige middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden omdat het op meerdere punten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, die de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens beïnvloedt. In de eerste plaats betwist het EUIPO de door het Gerecht gevolgde methode, omdat het bij de globale beoordeling geen rekening heeft gehouden met alle gelijkenissen en verschillen tussen de conflicterende tekens. In punt 28 van het bestreden arrest^(*) heeft het Gerecht aldus voortijdig al hun visuele gelijkenissen „geneutraliseerd” wegens de visuele verschillen die bij een eerste globale beoordeling van deze tekens zijn vastgesteld. Het heeft vervolgens diezelfde visuele verschillen gebruikt bij een tweede globale beoordeling van de conflicterende tekens in punt 55 van dit arrest om hun gemiddelde fonetische overeenstemming te „neutraliseren”. Deze dubbele „neutralisering”, gebaseerd op dezelfde verschillen en de totaalindruk, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting en doet afbreuk aan de in de rechtspraak neergelegde beginselen inzake vergelijking van tekens. In de tweede plaats is het EUIPO van mening dat het Gerecht is voorbijgegaan aan de rechtspraak en een onjuiste methode heeft toegepast, omdat het de gemiddelde fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens in het stadium van de vergelijking van de tekens heeft „geneutraliseerd” en daardoor voortijdig heeft afgezien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Ten eerste moet de „neutralisering” van visuele of fonetische overeenstemming wegens begripsmatige verschillen plaatsvinden in het stadium van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar^(*) op basis van alle aanvankelijk vastgestelde gelijkenissen en verschillen. „Neutralisering” betekent niet dat vooraf vastgestelde punten van overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten en kan niet tot de conclusie leiden dat er geen enkele overeenstemming tussen de tekens bestaat. Ten tweede brengt de vaststelling van een zekere, ook al is het maar geringe, mate van overeenstemming tussen de tekens met betrekking tot een van hun visuele, fonetische of begripsmatige aspecten, de verplichting mee om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen.^(*) In de eerste plaats betoogt Equivalenza, in antwoord op de in punt 26 van deze conclusie samengevatte – volgens haar onduidelijke en verwarrende – argumenten van het EUIPO, dat de door het Gerecht in het bestreden arrest toegepaste methode geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het Gerecht heeft immers twee afzonderlijke beoordelingen verricht. Om te beginnen heeft het geoordeeld dat de conflicterende tekens een verschillende visuele totaalindruk oproepen, gelet op hun visuele gelijkenissen en verschillen, en vervolgens, in het stadium van de globale beoordeling van de overeenstemming, dat zij over het geheel genomen verschillend zijn, gelet op hun grote visuele en begripsmatige verschillen en de geringe impact van het fonetische aspect voor de betreffende warencategorie. Bijgevolg verschillen de elementen op grond waarvan elke visuele overeenstemming is afgewezen, van de elementen op grond waarvan bij de globale beoordeling van de tekens is vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestond. In dit verband benadrukt Equivalenza nog dat het voor de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens aangewezen kan zijn het belang te bepalen dat moet worden gehecht aan de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten ervan, rekening houdend met de aard van de betreffende waren en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.^(*) De in casu aan de orde zijnde waren, te weten parfums, worden altijd bekeken voordat zij worden gekocht, zoals het Gerecht terecht in herinnering heeft gebracht in punt 51 van het bestreden arrest. Voor de globale beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens of de beoordeling van het verwarringsgevaar, is het visuele aspect van de tekens bijgevolg belangrijker. In de tweede plaats betoogt Equivalenza, in antwoord op de in punt 27 van deze conclusie samengevatte argumenten van het EUIPO, dat uit een teleologische lezing en uitlegging van de punten 46 en volgende van het bestreden arrest volgt dat het Gerecht wel degelijk een globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft verricht. Het Gerecht zou hoe dan ook tot hetzelfde oordeel zijn gekomen indien het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening had gehouden met de zeer geringe overeenstemming tussen de conflicterende tekens.

Analyse

Vooraf zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 voorziet in een relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een teken als Uniemerk, gebaseerd op het bestaan van een mogelijk conflict tussen dat teken en een of meer oudere merken.^(*) Overeenkomstig deze bepaling wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van een aangevraagd merk geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt”. Volgens vaste rechtspraak van het Hof^(*) stemt het in deze bepaling bedoelde verwarringsgevaar overeen met het gevaar dat het publiek kan menen dat de betreffende waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.^(*) Op grond van deze rechtspraak dient globaal te worden beoordeeld of dit gevaar bestaat, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval. Deze factoren omvatten met name het onderscheidend vermogen van het oudere merk, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk, en de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten.^(*) De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de relevante factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de betreffende waren of diensten, zodat bijvoorbeeld een geringe mate van soortgelijkheid van die waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.^(*) Deze logica, die over het algemeen het „beginsel van de onderlinge samenhang” wordt genoemd, is echter niet absoluut. Zoals blijkt uit de tekst zelf van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, die in punt 32 van deze conclusie is weergegeven, veronderstelt verwarringsgevaar immers dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende conflicterende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren of diensten.^(*) Deze twee factoren vormen in de rechtspraak van het Hof dus cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling. In het bijzonder wanneer de conflicterende tekens niet overeenstemmen, volgt hieruit dat dit artikel 8, lid 1, onder b), kennelijk niet van toepassing is. In een dergelijk geval moet een oppositieverzoek op grond van deze bepaling van meet af aan worden afgewezen: de andere relevante factoren voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar kunnen geenszins tegen dit verschil opwegen en het compenseren, zodat het niet nodig is deze te onderzoeken.^(*) In het bestreden arrest is het Gerecht tot het oordeel gekomen dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen in de zin van dit artikel 8, lid 1, onder b), en heeft het bijgevolg de in het vorige punt gememoreerde rechtspraak toegepast.^(*) Het EUIPO is echter van mening dat deze rechtspraak in casu niet van toepassing was. Volgens dit bureau kon het Gerecht na vergelijking van deze tekens niet tot een dergelijk oordeel komen. Met het derde en het vierde onderdeel van zijn enige middel, die mijns inziens samen moeten worden onderzocht, komt het dus op tegen de door het Gerecht bij deze vergelijking toegepaste methode. Om te beginnen heeft het Gerecht dienaangaande in het bestreden arrest herinnerd aan bepaalde principiële verklaringen uit de arresten SABEL^(*) en Lloyd Schuhfabrik Meyer, die de grondslag hebben gelegd voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een eerste principiële verklaring is dat deze globale beoordeling „wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft[, dient] te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen”.^(*) Een tweede principiële verklaring luidt dat „om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald en in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht”.^(*) Vervolgens heeft het Gerecht ter toepassing van deze verklaringen in de eerste plaats de conflicterende tekens achtereenvolgens visueel, fonetisch en begripsmatig vergeleken. In dat kader heeft het allereerst geoordeeld dat deze tekens, ondanks gelijkenissen op grond waarvan de kamer van beroep niet had kunnen concluderen dat er geen enkele overeenstemming was, een verschillende visuele totaalindruk oproepen, wegens de vele, grote verschillen. Vervolgens heeft het Gerecht geoordeeld dat deze tekens gemiddeld fonetisch overeenstemmen. Ten slotte heeft het vastgesteld dat de conflicterende tekens begripsmatige verschillen vertonen.^(*) In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat moest worden „onderzocht of de visuele en begripsmatige verschillen tussen deze tekens van dien aard zijn dat zij elke overeenstemming tussen deze tekens uitsluiten dan wel veeleer worden gecompenseerd door het feit dat die tekens fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen”. Volgens het Gerecht „moet de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens globaal worden beoordeeld, waarbij de beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming slechts een van de relevante factoren is”.^(*) In het kader van deze tweede fase van „globale beoordeling van de overeenstemming” heeft het Gerecht erop gewezen dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens niet altijd even zwaar wegen en dat in dit verband rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht. Bij parfums die over het algemeen worden verkocht in zelfbedieningswinkels of in parfumerieën, waar de consument normaal gezien de mogelijkheid heeft om zelf de waren te kiezen die hij wenst, of ten minste om de waren vóór de aankoop te bekijken, is het visuele aspect van deze tekens belangrijker voor de totaalindruk ervan dan hun fonetische en begripsmatige aspecten. In dit verband heeft het Gerecht zijn vaststelling herhaald dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen wegens de vele, grote verschillen. Bovendien heeft het herhaald dat er een begripsmatig verschil bestaat tussen deze tekens door de aanwezigheid van de bestanddelen „black” en „by equivalenza” in het betwiste teken. Op basis van deze redenering is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „wegens onderlinge verschillen en ondanks gemiddelde fonetische overeenstemming, de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”.^(*) Door de vastgestelde gemiddelde fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens moest het Gerecht volgens het EUIPO een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten. Dit bureau verwijt het Gerecht dat het deze overeenstemming heeft „geneutraliseerd” in het stadium van de vergelijking van de tekens en aldus voortijdig heeft afgezien van de globale beoordeling van dat gevaar. De omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht en een mogelijke „neutralisering” van de fonetische overeenstemming door de visuele en begripsmatige verschillen hadden moeten worden onderzocht in het stadium van deze globale beoordeling, in het licht van deze andere relevante factoren.^(*) Het betoog van het EUIPO doet aldus een reeks rechtsvragen rijzen.^(*) In wezen dient het Hof te verduidelijken of het noodzakelijk en voldoende is vast te stellen dat tussen tekens een zekere mate van overeenstemming bestaat inzake een van hun visuele, fonetische of begripsmatige aspecten om tot de slotsom te komen dat deze tekens overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dan wel of deze mate van overeenstemming kan (zelfs moet) worden afgewogen tegen de voor andere aspecten vastgestelde verschillen in een fase van „globale beoordeling van de overeenstemming”. In rechtstreeks verband met deze vraag moet worden verduidelijkt in welk stadium (vergelijking van de tekens of globale beoordeling van het verwarringsgevaar) rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht, en een mogelijke „neutralisering” van de overeenstemming tussen de tekens door hun verschillen moet worden onderzocht. Zoals ik in de inleiding van deze conclusie heb aangegeven, kunnen er in de rechtspraak van het Gerecht uiteenlopende lijnen worden onderscheiden met betrekking tot deze verschillende punten (afdeling 1). Deze uiteenlopende lijnen vragen om een standpunt van het Hof (afdeling 2), dat noodzakelijk is om op het derde en het vierde onderdeel van het enige middel van het EUIPO te antwoorden (afdeling 3).

Overzicht van de rechtspraak inzake de vergelijking van tekens

Volgens een eerste lijn van rechtspraak van het Gerecht, die ik als „streng” zal omschrijven en waarop het EUIPO zich beroept in zijn hogere voorziening^(*), moet het onderzoek in het stadium van de vergelijking van de tekens ertoe beperkt blijven deze achtereenvolgens visueel, fonetisch en begripsmatig te vergelijken. Zodra een, ook al is het maar geringe, visuele, fonetische en/of begripsmatige overeenstemming is vastgesteld, moet een globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden verricht.^(*) Met andere woorden, in een dergelijk geval moeten de tekens worden geacht overeen te stemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.^(*) In de arresten die tot deze lijn van rechtspraak behoren, en die volgens mijn onderzoek de meerderheid vormen^(*), bestaat er dus geen aanvullende analyse voor de „globale beoordeling van de overeenstemming”, zoals het Gerecht in het bestreden arrest heeft verricht. Volgens een tweede lijn van rechtspraak daarentegen, die ik als „soepel” zal omschrijven, moet, om uit te maken welke „totaalindruk” de conflicterende tekens oproepen, deze aanvullende analyse worden verricht, nadat de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten van deze tekens afzonderlijk zijn onderzocht en (minstens) een zekere mate van overeenstemming inzake een van deze aspecten is vastgesteld. Wanneer het Gerecht van oordeel is dat de tekens een verschillende totaalindruk oproepen, komt het tot de slotsom, zoals in het bestreden arrest, dat deze, hoewel een zekere overeenstemming inzake een of meer aspecten is vastgesteld, niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. In deze lijn van rechtspraak bestaat er echter een zekere ondoorzichtigheid met betrekking tot de wijze waarop het Gerecht deze „globale beoordeling van de overeenstemming” verricht. In sommige arresten herhaalt het Gerecht alleen zijn vaststellingen over het al dan niet bestaan van een zekere mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en oordeelt het, zonder bijzondere motivering, dat zij „globaal overeenstemmen” of daarentegen „globaal verschillen”.^(*) In andere arresten motiveert het Gerecht zijn oordeel in het licht van de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht of van een eventuele „neutralisering” van de vooraf vastgestelde overeenstemming.^(*) Ook de rechtspraak van het Hof inzake de beoordeling van de overeenstemming van de tekens is dubbelzinnig. Enerzijds bevatten sommige arresten aanwijzingen die overeenstemmen met de „strenge” lijn van rechtspraak van het Gerecht. In dit verband oordeelt het Hof regelmatig dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische overeenstemming van conflicterende tekens of de enkele begripsmatige overeenstemming ervan gevaar voor verwarring kan scheppen. Het bestaan van dergelijk gevaar dient echter te worden vastgesteld in het kader van de globale beoordeling van dat gevaar, waarbij deze overeenstemming slechts een van de relevante factoren vormt.^(*) De door de tekens opgeroepen totaalindruk moet, wat betreft de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan, dus worden beoordeeld in het kader van deze globale beoordeling.^(*) Uit deze redenering volgt impliciet doch noodzakelijkerwijs dat het bestaan van een zekere mate van overeenstemming inzake één aspect van de tekens voldoende is om ze als overeenstemmend aan te merken in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, en inhoudt dat deze globale beoordeling wordt verricht. Bovendien volgt uit het arrest Ferrero/BHIM^(*) dat een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra de conflicterende tekens „een zekere, [ook al is het maar] geringe, mate van overeenstemming vertonen”. Op basis van deze uitspraak kan de in deze zaak aan de orde zijnde vraag weliswaar niet met zekerheid worden beantwoord, maar zij wijst minstens erop dat de wil bestaat om de toepassing van de in punt 37 van deze conclusie gememoreerde rechtspraak strikt te regelen. Anderzijds bevat de rechtspraak van het Hof ook een aantal aanwijzingen die overeenstemmen met de „soepele” lijn van rechtspraak van het Gerecht. In het bijzonder heeft het Hof in datzelfde arrest Ferrero/BHIM^(*), niet geheel ondubbelzinnig, geoordeeld dat „de visuele, de auditieve en de begripsmatige overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens globaal [dienen] te worden beoordeeld. De beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming is slechts een van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling”. Bovendien was het Hof in het arrest Wolf Oil/EUIPO^(*) van oordeel dat „de beoordeling van de begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens” dient te worden „onderscheiden van de globale beoordeling van de overeenstemming ervan, die twee onderscheiden fasen van de analyse van het globale verwarringsgevaar vormen, waarbij de eerste voorafgaat aan de tweede”.^(*) Aldus lijkt het Hof het bestaan van deze aanvullende analysefase te erkennen. Soortgelijke verschillen zijn in de rechtspraak van het Gerecht te vinden met betrekking tot het stadium waarin rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, en waarin een eventuele „neutralisering” van de overeenstemming tussen de tekens moet worden onderzocht. Wat in de eerste plaats de omstandigheden betreft waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, merk ik op dat dit een relevante factor betreft voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de arresten die tot de „strenge” lijn van rechtspraak behoren.^(*) Deze factor houdt in dat, wanneer de betreffende waren of diensten bijvoorbeeld gewoonlijk in zelfbedieningswinkels worden verkocht, zodat de consument vooral visueel met de conflicterende tekens wordt geconfronteerd, het Gerecht een doorslaggevend gewicht toekent aan de vastgestelde visuele gelijkenissen of, omgekeerd, verschillen, zonder dat het echter voorbijgaat aan de andere aspecten en alle relevante factoren voor de globale beoordeling van dit gevaar.^(*) In andere arresten, zoals het bestreden arrest, die behoren tot de „soepele” lijn van rechtspraak, worden de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht daarentegen in het stadium van de vergelijking van de tekens onderzocht. Wanneer deze waren of diensten op zodanige wijze in de handel worden gebracht dat hun visuele aspect voor de consument belangrijker is en het Gerecht geen overeenstemming inzake dit aspect heeft vastgesteld, oordeelt het dat de tekens niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, los van een eventuele overeenstemming inzake de andere aspecten van de tekens, en zonder de andere factoren te onderzoeken die relevant zijn voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Ook hier heeft het Hof geen duidelijke keuze gemaakt voor een van beide benaderingen. Sommige beslissingen van het Hof wijzen immers erop dat de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, een relevante factor vormen om de mate van overeenstemming van de tekens te beoordelen.^(*) Uit het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM^(*) volgt daarentegen dat het een relevante factor betreft voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.^(*) Wat in de tweede plaats de „neutralisering” van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, is het vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht dat begripsmatige verschillen tussen de tekens in bepaalde omstandigheden de visuele en fonetische overeenstemming ervan kunnen „neutraliseren”. Daartoe dient ten minste één van de betreffende tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.^(*) Ook op de vraag in welk stadium een dergelijke „neutralisering” moet worden onderzocht, is in de rechtspraak van het Gerecht geen eenduidig antwoord te vinden. In sommige arresten wordt in het stadium van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onderzocht of er een eventueel „neutraliserend effect” bestaat.^(*) In andere arresten onderzoekt het Gerecht dat in het kader van de analyse van de begripsmatige overeenstemming^(*) of onmiddellijk na de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de tekens, in het kader van de „globale beoordeling van de overeenstemming”^(*). Wanneer een „neutraliserend effect” is vastgesteld, verschillen bovendien de gevolgen ervan. In sommige gevallen verricht het Gerecht toch de globale beoordeling van het verwarringsgevaar door de andere relevante factoren te onderzoeken.^(*) In andere gevallen komt het Gerecht tot de slotsom dat de tekens niet overeenstemmen en wijst het van meet af aan de argumenten af die betrekking hebben op die andere factoren.^(*) Ook hier is de rechtspraak van het Hof dubbelzinnig. Verschillende arresten wijzen immers erop dat de „neutralisering” van de overeenstemming in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet plaatsvinden en dat zij het Gerecht niet ontslaat van de verplichting de andere factoren te onderzoeken die relevant zijn voor deze globale beoordeling.^(*) Bovendien heeft het Hof in het arrest Mülhens/BHIM^(*) uitgelegd dat de „neutralisatietheorie” haar bestaansreden juist vindt in de globale aard van de beoordeling van het verwarringsgevaar en het beginsel van de onderlinge samenhang, dat „[inhoudt] dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen”. In het arrest BHIM/riha WeserGold Getränke^(*) wordt daarentegen de omgekeerde benadering gevolgd. In het arrest dat had geleid tot de hogere voorziening in die zaak, had het Gerecht in het stadium van de vergelijking van de tekens de visuele en fonetische overeenstemming tussen de betreffende tekens „geneutraliseerd” door het begripsmatige verschil ertussen en was het tot de slotsom gekomen dat de tekens „globaal [verschilden]”.^(*) Toch had het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat zij geen onderzoek had verricht naar het onderscheidend vermogen van het oudere merk, een factor die, zoals gezegd, niet relevant is voor de vaststelling van de overeenstemming van de tekens, maar wel voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Het Hof heeft het betreffende arrest echter vernietigd. Aangezien het Gerecht had vastgesteld dat de conflicterende tekens „globaal verschilden”, diende het onderscheidend vermogen van het oudere merk volgens het Hof niet meer te worden onderzocht.^(*) Bijgevolg kon het Gerecht de visuele en fonetische overeenstemming van de tekens „neutraliseren” in het stadium van de vergelijking van deze tekens en leidde het „neutraliserende effect” tot de vaststelling dat de conflicterende tekens niet overeenstemden in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, een vaststelling die eraan in de weg staat dat het oppositieverzoek wordt onderzocht overeenkomstig de in punt 37 van deze conclusie bedoelde rechtspraak. In het arrest Wolf Oil/EUIPO^(*) heeft het Hof nog uitdrukkelijker geoordeeld dat „de neutralisering van de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens door de begripsmatige verschillen ertussen wordt onderzocht bij de globale beoordeling van de overeenstemming van deze tekens”.^(*) Bovendien heeft het Hof in dat arrest de benadering van het Gerecht onderschreven waarbij het Gerecht tot de slotsom was gekomen dat de tekens niet overeenstemden, gelet op het vastgestelde „neutraliserende effect”.^(*)

Samenvatting en standpunt

Samengevat bestaan er in de rechtspraak van het Gerecht en het Hof wat de overeenstemming van de tekens betreft twee methoden naast elkaar. De eerste is een „strenge” methode, volgens welke het Gerecht in het stadium van de vergelijking van de tekens deze alleen visueel, fonetisch en begripsmatig mag vergelijken. Zodra het een zekere mate van overeenstemming vaststelt op (ten minste) een van deze gebieden, moet het oordelen dat de tekens overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Indien de betreffende waren of diensten ook soortgelijk zijn, moet het Gerecht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten. De omstandigheden waaronder deze waren of diensten in de handel worden gebracht en de eventuele „neutralisering” van de vastgestelde overeenstemming tussen de tekens door het begripsmatige verschil ertussen moeten worden onderzocht in het kader van deze globale beoordeling, naast alle andere relevante factoren. De tweede is een „soepele” methode, volgens welke het Gerecht niet alleen de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig moet vergelijken, maar ook de vastgestelde visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenissen en verschillen tegen elkaar moet afwegen in het kader van een fase van „globale beoordeling van de overeenstemming”, waarbij eventueel rekening wordt gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht en met een mogelijk „neutraliserend effect”. Indien volgens het Gerecht de verschillen groter zijn dan de gelijkenissen, moet het oordelen dat de tekens (globaal) niet overeenstemmen in de zin van dit artikel 8, lid 1, onder b), en zich onthouden van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Om te beginnen ben ik van mening dat het Hof in deze zaak een standpunt moet innemen ten gunste van één van beide methoden. Het Hof dient de rechtspraak over het merkenrecht te harmoniseren en ter zake een duidelijke en coherente lijn te bepalen. Anders dan Equivalenza suggereert^(*), gaat het in deze zaak niet om een kwestie van louter presentatie. De onderhavige zaak draait om de omvang van het onderzoek dat het Gerecht moet verrichten bij een beroep inzake een oppositieprocedure op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het gaat erom de grenzen vast te stellen waarbinnen het Gerecht de in punt 37 van deze conclusie bedoelde rechtspraak kan toepassen en geen globale beoordeling van het verwarringsgevaar hoeft te verrichten. Indien de „soepele” methode in aanmerking zou worden genomen, zou dat de toepassing van deze rechtspraak vergemakkelijken, terwijl de „strenge” methode de mogelijkheid om er een beroep op te doen daarentegen zou beperken. Hoewel ik erken dat de keuze tussen de twee methoden niet gemakkelijk is, ben ik van mening dat, alles in aanmerking genomen, het Gerecht en het Hof zich dienen te houden aan de in punt 62 van deze conclusie beschreven „strenge” methode. In de eerste plaats is deze methode mijns inziens meer in overeenstemming met de regeling van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Op dit punt stel ik vast dat uit de tekst van deze bepaling twee met elkaar verband houdende, maar toch onderscheiden vragen over de overeenstemming van de conflicterende tekens voortvloeien. Ten eerste, bestaat een dergelijke overeenstemming? Ten tweede, stemmen zij voldoende overeen om gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen? Logischerwijs moet de in die bepaling bedoelde voorwaarde van overeenstemming van de tekens worden geacht te zijn vervuld zodra de eerste vraag positief is beantwoord, los van het antwoord op de tweede vraag. Net als het EUIPO^(*), ben ik van mening dat het beantwoorden van de eerste vraag uitsluitend inhoudt dat de conflicterende tekens worden vergeleken en dat visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenissen^(*) ertussen worden vastgesteld. Deze eerste analyse van de tekens heeft een beperkt doel. Zij strekt alleen ertoe de formele verhouding ervan te bepalen. Bij een tweede analyse^(*), namelijk de analyse van de globale beoordeling, die ertoe strekt de tweede, fundamentele, vraag van het verwarringsgevaar te beantwoorden, moet worden uitgemaakt of, gelet op alle relevante factoren, deze gelijkenissen voldoende zijn om dit gevaar te doen ontstaan.^(*) Het is juist dat de vergelijking van de tekens geen louter abstracte exercitie kan zijn. Zij moet altijd worden verricht in het licht van de (veronderstelde) perceptie van de gemiddelde consument van de categorie betrokken waren of diensten.^(*) Deze vergelijking moet dus zijn gebaseerd op de „totaalindruk” die deze tekens bij de consument nalaten, volgens het beginsel van het onvolmaakte beeld.^(*) Wanneer het Gerecht in deze context de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig vergelijkt, en op elk gebied de overeenstemming beoordeelt, dient het noodzakelijkerwijs de gelijkenissen en verschillen tegen elkaar af te wegen (bij deze totaalindruk kunnen de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen, of omgekeerd), en is de voor elk aspect van de tekens toegekende eventuele (geringe, gemiddelde of hoge) mate van overeenstemming in wezen slechts een vereenvoudiging van de nuances die uit diezelfde vergelijking voortvloeien.^(*) Het is mijns inziens echter één ding om de gelijkenissen en verschillen tegen elkaar af te wegen bij de vergelijking van het visuele, fonetische of begripsmatige aspect van de conflicterende tekens, om zo de mate van overeenstemming van elk aspect te beoordelen. Het is iets geheel anders om de mate van overeenstemming en de verschillen die zijn vastgesteld inzake deze verschillende aspecten tegen elkaar af te wegen. Zoals het EUIPO^(*) in wezen betoogt, is het gevaar van twee opeenvolgende afwegingen (een eerste afweging tussen de gelijkenissen en verschillen die zijn vastgesteld inzake één aspect van de tekens, teneinde te beoordelen of er overeenstemming bestaat wat dit aspect betreft; een tweede afweging tussen de overeenstemmingen en verschillen die zijn vastgesteld inzake de verschillende aspecten van de tekens, teneinde uitspraak te doen over de „globale overeenstemming” ervan) een overdreven vereenvoudiging van hun overeenstemming, waarbij elementen die, indien rekening was gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval, verwarringsgevaar hadden kunnen aantonen, worden gemaskeerd. Dienaangaande herinner ik eraan dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische overeenstemming tussen twee tekens, of de enkele begripsmatige overeenstemming ertussen, in bepaalde omstandigheden dit gevaar kan scheppen.^(*) Bij de „soepele” methode van vergelijking van de tekens en de fase van de „globale beoordeling van de overeenstemming” bestaat er mijns inziens dus de neiging om de twee in punt 69 van deze conclusie beschreven analyses door elkaar te halen, en het doel van de vergelijking van de tekens te overschrijden. Met de toepassing van deze methode in het stadium van deze vergelijking zou kunnen worden vooruitgelopen op de vraag of er verwarringsgevaar kan bestaan. Ik moet hier benadrukken dat de vraag of de conflicterende tekens voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te scheppen, niet los van de andere voor de globale beoordeling van dit gevaar relevante factoren kan worden beoordeeld, noch los van het beginsel van de onderlinge samenhang, dat beoogt dat deze beoordeling zo veel mogelijk overeenstemt met de werkelijke perceptie van de tekens door het relevante publiek.^(*) Met name factoren als het aandachtsniveau van het publiek en het onderscheidend vermogen van het oudere merk zijn in dat verband van cruciaal belang. Een heel aandachtige consument neemt verschillen waar die een weinig aandachtige consument niet opmerkt. Evenzo zal het publiek, wanneer het wordt geconfronteerd met een ouder merk dat een groot onderscheidend vermogen heeft omdat het bestaat uit creatieve elementen, nauwelijks belang hechten aan de verschillen tussen de conflicterende tekens terwijl het, wanneer het wordt geconfronteerd met een merk dat een gering onderscheidend vermogen heeft omdat het bestaat uit beschrijvende, suggestieve of veelvoorkomende bestanddelen, meer gewicht toekent aan die verschillen.^(*) Bovendien ben ik, net als het EUIPO^(*), van mening dat het Gerecht noch op grond van de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, noch op grond van een eventueel „neutraliserend effect”, de overeenstemming die inzake een van de aspecten van de tekens is vastgesteld, van meet af aan – in het stadium van de vergelijking van die tekens – kan „uitwissen” (a fortiori wanneer het gaat om een gemiddelde fonetische overeenstemming, zoals in het onderhavige geval). Ten eerste worden de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, uit de aard der zaak in aanmerking genomen in de prospectieve analyse van het potentiële gebruik van de conflicterende tekens op de markt, die inherent is aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.^(*) Het gaat er niet meer om de tekens te vergelijken teneinde de gelijkenissen en verschillen vast te stellen, doch uit te maken in welke mate de vastgestelde overeenstemming dit gevaar aantoont. Wanneer bijvoorbeeld waren zo worden verkocht dat de consument vooral visueel wordt geconfronteerd met de conflicterende tekens, volgt volgens mij daaruit uitsluitend dat het minder waarschijnlijk is dat hun fonetische overeenstemming dit gevaar schept. Deze mogelijkheid kan echter niet worden uitgesloten en hangt af van alle factoren van deze globale beoordeling. Bijgevolg kan het Gerecht een dergelijke overeenstemming in het stadium van de vergelijking van de tekens niet zomaar over het hoofd zien. Uit het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer valt mijns inziens geen andere uitlegging af te leiden.^(*) Net als het EUIPO^(*) begrijp ik dat arrest in die zin dat, voor de vaststelling van verwarringsgevaar, met name de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig moeten worden vergeleken en, indien in dat kader een zekere visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming wordt vastgesteld, moet worden „beoordeeld” welk „belang” die vaststelling heeft om dat gevaar aan te tonen, in het bijzonder met inachtneming van de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht. Met andere woorden, het Hof heeft enkel willen preciseren in hoeverre de vaststelling dat de tekens visueel, fonetisch of begripsmatig overeenstemmen (in deze zaak betrof het visuele overeenstemming), aantoont dat verwarringsgevaar bestaat, onverminderd de andere relevante factoren.^(*) Ten tweede valt de „neutralisatietheorie” naar haar aard ook onder de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Deze theorie wijst er eenvoudigweg op dat de begripsmatige verschillen tussen twee conflicterende tekens het gevaar kunnen beperken dat de consument de herkomst van de betreffende waren of diensten verwart, ondanks de visuele en/of fonetische overeenstemming van deze tekens. In een dergelijk geval wordt het effect van deze overeenstemming op de perceptie van de tekens door de consument „grotendeels [getemperd]”.^(*) Het valt echter niet uit te sluiten dat deze overeenstemming in bepaalde gevallen toch verwarringsgevaar schept.^(*) De vaststelling van een eventuele „neutralisering” kan naar mijn mening dan ook niet rechtvaardigen dat het Gerecht die overeenstemming in het stadium van de vergelijking van de tekens doet wegvallen, en geen onderzoek verricht van de andere factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.^(*) In de tweede plaats is de „strenge” methode mijns inziens meer in overeenstemming met het doel van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande breng ik in herinnering dat deze bepaling in hoofdzaak strekt tot bescherming van de concurrentiebelangen van de marktdeelnemers, omdat zij verhindert dat tekens die de herkomstaanduidende functie van hun merken in gevaar kunnen brengen, als zodanig worden ingeschreven.^(*) Gelet op dit doel, moet de houder van een merk die zich verzet tegen de inschrijving van een teken, mijns inziens een eerlijke kans hebben om verwarringsgevaar en de noodzaak van bescherming aan te tonen. In het bijzonder moet hij de mogelijkheid hebben aan te tonen dat bijvoorbeeld de enkele begripsmatige of fonetische overeenstemming tussen de tekens, gelet op alle omstandigheden, voldoende is om dit gevaar te scheppen.^(*) Daartoe moet de overeenstemming van de tekens een minimale voorwaarde blijven voor de toegang tot deze bescherming en mag deze voorwaarde, behalve wanneer er duidelijk sprake is van kennelijke niet-naleving, niet worden gebruikt om een debat over dat gevaar uit de weg te gaan.^(*) De in punt 37 van deze conclusie bedoelde rechtspraak moet dus terughoudend worden toegepast. De „strenge” methode lijkt mij evenmin verder te gaan dan nodig is voor de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 beoogde bescherming. De verplichting om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen wanneer een zekere mate van overeenstemming wordt vastgesteld bij een van de aspecten van de conflicterende tekens, betekent inzonderheid niet dat automatisch (en dus veel te vaak) moet worden aangenomen dat dit gevaar bestaat, zelfs wanneer de betreffende waren of diensten dezelfde zijn.^(*) De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet het immers mogelijk maken per geval uit te maken of het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, bescherming verdient overeenkomstig het met artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 nagestreefde doel. De overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de betreffende waren of diensten kunnen dus op zich de uitkomst van die beoordeling niet bepalen. In het bijzonder moet dienaangaande een doorslaggevend belang worden toegekend aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof neemt het verwarringsgevaar toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is^(*), maar het omgekeerde is ook waar. Voor een merk met een zwak onderscheidend vermogen, dat dus minder geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, moet de mate van overeenstemming van de tekens hoog zijn, om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat er sprake is van verwarringsgevaar, omdat anders het gevaar bestaat dat aan dat merk en de houder ervan een buitensporige bescherming wordt verleend.^(*) Inderdaad tonen sommige arresten op dit gebied een afwijking. Zo oordeelt het Gerecht soms dat de enkele vaststelling dat de waren dezelfde zijn en de tekens in zekere, ook al is het maar geringe, mate overeenstemmen, hoe dan ook voldoende is om verwarringsgevaar te scheppen, los van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk.^(*) Deze arresten wijken mijns inziens af van het met artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 nagestreefde doel en veroorzaken een probleem van „overbescherming” van zwakke merken, dat uitvoerig is besproken.^(*) Hoewel dit probleem reëel is, meen ik echter niet dat de oplossing ligt in de „soepele” methode van vergelijking van de tekens. Die is in feite te vinden in een herbeoordeling van het gewicht dat aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet worden toegekend bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In de derde plaats pleiten overwegingen van rechtszekerheid mijns inziens tegen de toepassing van deze „soepele” methode. Dit beginsel houdt volgens mij met name in dat de redenering zoveel mogelijk transparant moet zijn en de beslissingen voorspelbaar moeten zijn. De fase van „de globale beoordeling van de overeenstemming” is in de arresten van het Gerecht vaak in zekere mate ondoorzichtig^(*) en de dubbele afweging van de gelijkenissen en verschillen tussen de tekens die zij inhoudt, doet afbreuk aan de voorspelbaarheid van de uitkomst van de vergelijking ervan.^(*) Daarentegen biedt de „strenge” methode mijns inziens in dat opzicht een duidelijke redenering. In de laatste plaats zou het bevorderen van de „soepele” methode onvermijdelijk spanning veroorzaken met de rechtspraak betreffende artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.^(*) Dienaangaande herinner ik eraan dat het Hof in het kader van deze bepaling de voorkeur heeft gegeven aan een „strenge” benadering: zodra het Gerecht een zekere, ook al is het maar geringe overeenstemming tussen de conflicterende tekens vaststelt inzake een van de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten, moet het een globale beoordeling van de relevante factoren verrichten om te bepalen hoe groot het gevaar is dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens legt.^(*) De spanning zou des te groter zijn daar in beginsel de voorwaarde van overeenstemming van de tekens, die is opgelegd bij zowel artikel 8, lid 1, onder b), als artikel 8, lid 5, van deze verordening, in het kader van elk van die leden op dezelfde wijze moet worden beoordeeld.^(*)

Antwoord op het derde en het vierde onderdeel van het enige middel van het EUIPO

Gelet op de voorgaande overwegingen ben ik van mening dat het derde en het vierde onderdeel van het enige door het EUIPO in zijn hogere voorziening aangevoerde middel gegrond zijn. Door in de punten 46 tot en met 54 van het bestreden arrest een fase van „globale beoordeling van de overeenstemming” op te nemen, binnen het kader waarvan, in de punten 48, 51 en 53 van dat arrest, rekening wordt gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht alsook, in punt 54 van dat arrest, met het bestaan van een begripsmatig verschil tussen de tekens, en door ten slotte tot de slotsom te komen, in punt 55 van dat arrest, dat „ondanks hun gemiddelde fonetische overeenstemming, de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”, heeft het Gerecht mijns inziens deze bepaling geschonden. In mijn ogen doen deze onjuiste rechtsopvattingen af aan de wettigheid van het dictum van het bestreden arrest. Het Gerecht kon immers in punt 1 van dit dictum de litigieuze beslissing, waarbij verwarringsgevaar was vastgesteld, niet rechtsgeldig vernietigen zonder dit gevaar vooraf globaal te hebben beoordeeld overeenkomstig de in punt 62 van deze conclusie beschreven methode. Ik geef het Hof daarom in overweging, ongeacht het antwoord op het eerste en het tweede onderdeel van het enige middel, dat arrest te vernietigen.

Conclusie

Gelet op alle voorgaande overwegingen geef ik het Hof in overweging het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T‑6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119 ), te vernietigen.