Conclusie van advocaat-generaal G. Pitruzzella van 30 april 2020

Gegevens

Instantie: Hof van Justitie EU

Datum uitspraak: 30 april 2020

Conclusie van advocaat-generaal

G. Pitruzzella

van 30 april 2020^(*)

Zaak C‑809/18 P

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

tegen

John Mills Ltd

"„Hogere voorziening - Uniemerk - Oppositieprocedure - Merkaanvraag ingediend door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de rechtmatige houder - Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”"

Met deze hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679 ; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht het door John Mills Ltd. ingestelde beroep heeft toegewezen tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 5 oktober 2016 (zaak R 2087/2015‑1; hierna: „litigieuze beslissing”) inzake een oppositieprocedure ingesteld door Jerome Alexander Consulting Corp. De hogere voorziening van het EUIPO biedt het Hof de gelegenheid zich voor het eerst uit te spreken over de uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009^(*) [thans artikel 8, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001^(*)], dat als relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een teken als Uniemerk de omstandigheid vermeldt dat de inschrijvingsaanvraag door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het merk op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt ingediend.^(*)

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

De Unie is partij bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) van 15 april 1994^(*), die bijlage 1 C vormt bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)^(*). In artikel 2, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst is bepaald dat, wat betreft deel II van deze overeenkomst – dat de bepalingen inzake merken bevat –, de leden onder meer de artikelen 1 tot en met 12 naleven van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979^(*), waarbij dit verdrag bindend is voor alle lidstaten van de Unie. In artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs, zoals herzien en gewijzigd, wordt het volgende bepaald:

„1)
Indien de agent of de vertegenwoordiger van de houder van een merk in een der landen van de Unie, zonder de toestemming van deze houder de inschrijving van dat merk op eigen naam in één of meer van die landen vraagt, zal de houder het recht hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving, of om de doorhaling te vorderen, ofwel, indien de wet van het land dit toestaat, om de overdracht van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de agent of vertegenwoordiger zijn handelingen rechtvaardigt.
2)
De merkhouder heeft, onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid, het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door zijn agent of vertegenwoordiger, indien hij met dit gebruik niet heeft ingestemd.
3)
De nationale wetgevingen hebben de bevoegdheid te voorzien in een redelijke termijn, waarbinnen de merkhouder zijn in dit artikel voorziene rechten zal moeten uitoefenen.”

Unierecht

In artikel 8 van verordening nr. 207/2009, die ratione temporis op de feiten van deze zaak van toepassing is, worden de relatieve weigeringsgronden opgesomd. Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

„Na oppositie door de houder [van het merk] wordt de inschrijving van een merk [...] geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder [van het merk] op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.”^(*)

In artikel 11 van voornoemde verordening, met als opschrift „Verbod op het gebruik van het Uniemerk dat voor een gemachtigde of vertegenwoordiger ingeschreven is”, wordt het volgende bepaald: „Indien een Uniemerk zonder toestemming van de merkhouder ingeschreven is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder, heeft deze het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger, indien hij met dit gebruik niet heeft ingestemd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.”^(*) Artikel 18 van diezelfde verordening, met als opschrift „Overgang van een merk ingeschreven op naam van een gemachtigde”, luidt als volgt: „Indien een Uniemerk zonder instemming van de merkhouder ingeschreven is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder, heeft deze het recht overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.”^(*) Ten slotte wordt in artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaald dat „[h]et Uniemerk [...] op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig [wordt] verklaard [...] wanneer er een in artikel 8, lid 3, bedoeld merk bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is”.^(*)

Voorgeschiedenis van het geding, procedure bij het EUIPO, procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

Op 18 september 2013 heeft John Mills Ltd bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken „MINERAL MAGIC”. De waren waarvoor om inschrijving is verzocht, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Haarlotions; schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; vluchtige oliën; cosmetica; middelen voor het reinigen en verzorgen van de huid, de hoofdhuid en het haar; deodorantia voor persoonlijk gebruik”. Op 23 april 2014 heeft Jerome Alexander Consulting Corp. oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, tot staving waarvan de weigeringsgrond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is aangevoerd. De oppositie was onder meer gebaseerd op het woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, dat op 15 januari 2013 in de Verenigde Staten is ingeschreven ter aanduiding van de volgende waren: „gezichtspoeder dat mineralen bevat”. Bij beslissing van 18 augustus 2015 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Op 15 oktober 2015 heeft Jerome Alexander bij het EUIPO beroep ingesteld tegen die beslissing. Bij de litigieuze beslissing van 5 oktober 2016 heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009. In die beslissing heeft de kamer van beroep allereerst verwezen naar de doelstelling van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, te weten „voorkomen dat de gemachtigde van de merkhouder misbruik van het merk maakt”^(*), en heeft zij de voorwaarden opgesomd waaraan volgens haar moest zijn voldaan opdat de oppositie kon worden toegewezen op grond van deze bepaling, te weten dat „de opposant de houder van het oudere merk is, dat de merkaanvrager de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het merk is of is geweest, dat de aanvraag in naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger en zonder toestemming van de houder is ingediend zonder dat er legitieme redenen zijn die de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen, en dat de indiening wezenlijk gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke of soortgelijke waren betreft”^(*). Daaruit heeft zij afgeleid dat er „op de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag een reële, daadwerkelijke en duurzame handelsrelatie bestond die een algemene verplichting tot vertrouwen en loyaliteit met zich bracht en dat verzoekster een gemachtigde in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 was”.^(*) Tot slot heeft de kamer van beroep erop gewezen dat in casu de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde zijn^(*) en dat de conflicterende tekens overeenstemmen^(*). Op 5 januari 2017 heeft John Mills bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld op basis van één middel, dat was ontleend aan schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en dat uiteenviel in drie onderdelen. Het eerste onderdeel betrof het oordeel dat John Mills een „gemachtigde of vertegenwoordiger” was in de zin van voornoemde bepaling. In het kader van het tweede en derde onderdeel betoogde John Mills dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de bovengenoemde bepaling toepasselijk was, ook al waren de conflicterende tekens niet gelijk en stemden zij slechts overeen, en ook al waren de door het oudere merk aangeduide waren en de door het aangevraagde merk aangeduide waren niet dezelfde. Het Gerecht heeft eerst het tweede onderdeel onderzocht en toegewezen. Het Gerecht heeft de beslissing van de kamer van beroep dan ook vernietigd zonder uitspraak te doen over het eerste en het derde onderdeel en heeft geoordeeld dat het EUIPO en Jerome Alexander elk de helft van de kosten van John Mills moesten dragen.

Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 20 december 2018, heeft het EUIPO de onderhavige hogere voorziening ingesteld. Het EUIPO verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen en John Mills te verwijzen in de kosten. John Mills verzoekt het Hof de hogere voorziening van het EUIPO af te wijzen en het EUIPO te verwijzen in de kosten. Het EUIPO en John Mills hebben ter terechtzitting van 16 januari 2020 pleidooi gehouden.

Hogere voorziening

Tot staving van zijn hogere voorziening voert het EUIPO twee middelen aan. Met zijn eerste middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, en met zijn tweede middel dat het artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie heeft geschonden.

Eerste middel in hogere voorziening: schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009

Bestreden arrest

Het eerste middel in hogere voorziening heeft betrekking op de punten 25 tot en met 37 van het bestreden arrest. In punt 25 van dit arrest heeft het Gerecht eerst opgemerkt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogt „te voorkomen dat de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder misbruik maakt van het merk, aangezien die gemachtigde of vertegenwoordiger kan profiteren van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan” en dat deze bepaling „dus in wezen [vereist] dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het merk van de houder en dat waarvan inschrijving op eigen naam is aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger”, alsook dat „[e]en dergelijk verband [...] enkel denkbaar [is] als de merken in kwestie samenvallen”. Het Gerecht heeft vervolgens geoordeeld dat zowel de ontstaansgeschiedenis van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk^(*) (punten 26-31 van het bestreden arrest) als de tekst van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs (punten 32-35 van het bestreden arrest) pleit voor de uitlegging volgens welke het oudere merk en het aangevraagde merk gelijk moeten zijn – en niet slechts overeenstemmend – opdat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden toegepast.

Argumenten van partijen

Het EUIPO betoogt dat het Gerecht artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft uitgelegd door de werkingssfeer van die bepaling te beperken tot het begrip „gelijkheid” van de tekens en daaraan de betekenis toe te kennen die dit begrip heeft voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Het EUIPO verwijt het Gerecht dat het heeft gekozen voor een letterlijke uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, die onvoldoende rekening houdt met het doel van deze bepaling. In dit verband wijst het EUIPO er ten eerste op dat een letterlijke uitlegging niet uitsluit dat deze bepaling ook van toepassing is op overeenstemmende merken, en ten tweede dat de Unierechter bij de uitlegging van merkenrechtelijke bepalingen consequent een teleologische benadering heeft gehanteerd. Volgens het EUIPO kan de gemachtigde of vertegenwoordiger het door het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest vermelde ongerechtvaardigd voordeel niet alleen halen wanneer hij een merk gebruikt dat gelijk is aan dat van de merkhouder, maar ook in alle gevallen waarin hij wijzigingen aanbrengt die de wezenlijke elementen van dat merk herkenbaar laten, zodat hij zich dat merk kan toe‑eigenen. In dergelijke gevallen zou de gemachtigde of vertegenwoordiger niet alleen klanten kunnen weghalen bij de merkhouder en diens toetreding tot of expansie op de markt van de Unie minder interessant kunnen maken, maar zou hij ook de inschrijving van het merk van de merkhouder en/of het gebruik ervan in de Unie kunnen verhinderen op grond van artikel 8, lid 1, onder b), of artikel 9, lid 2, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het EUIPO is van mening dat het relevante criterium voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, gelezen in het licht van het doel ervan, noch gelijkheid noch overeenstemming van de conflicterende merken is, zoals is vereist voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het feit dat de merken „op economisch en commercieel vlak globaal gelijkwaardig zijn”. Hiervan is sprake wanneer het teken van de merkhouder „duidelijk kan worden herkend” in het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk. Dit is het geval wanneer de conflicterende tekens samenvallen wat betreft „elementen die wezenlijk bijdragen tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk”. Ten slotte is het EUIPO van mening dat het feit dat er bij inschrijvingsaanvragen als deze in de onderhavige zaak sprake kan zijn van kwade trouw en dat zij onder de nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vallen, niet pleit voor een restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van deze verordening. Indien de merkhouder de inschrijving van het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde teken moet afwachten alvorens hij kan optreden om zijn belangen te verdedigen, zou dat immers in strijd zijn met de beginselen van proceseconomie en behoorlijk bestuur. Volgens John Mills blijkt duidelijk uit de bewoordingen van zowel artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 als artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs dat die bepalingen betrekking hebben op gelijke en niet louter overeenstemmende merken. De formulering wordt ook bevestigd door de ontstaansgeschiedenis van verordening nr. 40/94, zoals het Gerecht terecht heeft opgemerkt. John Mills wijst ook op de vage en onnauwkeurige aard van het door het EUIPO voorgestelde criterium voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat is gebaseerd op de toe‑eigening van het onderscheidend vermogen van het merk van de merkhouder door de gemachtigde of de vertegenwoordiger. John Mills merkt op dat het onderscheidend vermogen niet in abstracto, maar uit het oogpunt van de relevante consument moet worden beoordeeld. Dat is de consument van het land waar het merk van de merkhouder is ingeschreven (of anderszins wordt beschermd) en niet, zoals de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld, de consument van de Unie. In dergelijke omstandigheden kan de beoordeling van het onderscheidend vermogen een complexe zaak blijken te zijn. In casu is er geen bewijs geleverd van het onderscheidend vermogen van de woorden MAGIC MINERALS voor „gezichtspoeder dat mineralen bevat” uit het oogpunt van de Amerikaanse consument. John Mills merkt voorts op dat het door het EUIPO voorgestelde criterium ruimer is dan de bij verordening nr. 207/2009, met name bij artikel 8, leden 1 en 5, vastgestelde criteria. Het zou evenwel onlogisch zijn aan te nemen dat de Uniewetgever buitenlandse merken, zelfs al zijn ze nooit in de Unie gebruikt, beter heeft willen beschermen dan nationale merken of Uniemerken. Ten slotte stelt John Mills dat de door het EUIPO voorgestelde uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet alleen tot aanzienlijke toepassingsmoeilijkheden zou leiden, maar overduidelijk ook rechtsonzekerheid zou creëren wat de effectieve werkingssfeer van die bepaling betreft; het gedrag dat het EUIPO in zijn verzoekschrift tot hogere voorziening aanhaalt, kan immers reeds doeltreffend worden gesanctioneerd op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van die verordening, dat betrekking heeft op de indiening van aanvragen waarbij de aanvrager te kwader trouw is.

Analyse

Uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009

Letterlijke uitlegging

Volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten de betekenis en de draagwijdte van begrippen waarvoor het Unierecht geen definitie geeft, worden bepaald in overeenstemming met de betekenis die deze begrippen gewoonlijk hebben in de omgangstaal, met inachtneming van de context waarin zij worden gebruikt en de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaken.^(*) Bovendien vereist de uitlegging van een bepaling van Unierecht een vergelijking van de verschillende taalversies.^(*) Wanneer er verschillen zijn tussen de taalversies, moet bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en het doel van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt.^(*) In casu gaat het er niet om de betekenis te bepalen van een begrip of een uitdrukking in de bepaling die tekstueel moet worden geanalyseerd, maar om te beoordelen of de in deze bepaling gebruikte bewoordingen en zinsbouw het mogelijk maken om op ondubbelzinnige wijze het verband vast te stellen dat volgens deze bepaling moet bestaan tussen het merk waarvoor de gemachtigde of vertegenwoordiger de inschrijving aanvraagt en dat van de merkhouder. Aangezien het vereiste bestaan van een dergelijk verband duidelijk blijkt uit de bewoordingen van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat anders volstrekt onlogisch zou zijn, moet worden opgemerkt dat bij een eerste lezing die bepaling in de meeste taalversies lijkt te wijzen op een overlapping van voornoemde merken of op het „samenvallen” van die merken, om het door het Gerecht gehanteerde begrip te gebruiken.^(*) Dat komt met name door het gebruik van een bepaald lidwoord in de uitdrukking „houder van het merk” op de twee plaatsen waar die uitdrukking wordt gebruikt, wat erop lijkt te duiden dat het aangevraagde merk en het oudere merk in werkelijkheid uit hetzelfde teken bestaan. Dat samenvallen is in sommige taalversies bijzonder expliciet geformuleerd, met name in het Spaans, waarin de inschrijving wordt geweigerd van „datzelfde” merk (misma) en de uitdrukking „houder van het merk” (titular de la marca), de tweede keer dat ze wordt gebruikt, „houder van voornoemd merk” (titular de dicha marca) wordt.^(*) Mijns inziens blijkt echter niet eenduidig uit die formulering dat de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 alleen van toepassing kan zijn op een merk dat gelijk is aan dat van de houder, en niet op een merk dat er in bepaalde opzichten van verschilt. Hoewel een merk ook wordt bepaald door verwijzing naar de waren en diensten waarvoor het wordt beschermd, verschaffen de bewoordingen van voornoemde bepaling voorts geen enkele uitdrukkelijke aanwijzing over het vereiste verband tussen de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten en die waarop het merk van de merkhouder betrekking heeft. Derhalve kunnen op basis van de bewoordingen van die bepaling niet met zekerheid tekens van de werkingssfeer ervan worden uitgesloten die, ook al gaat het om gelijke tekens, bestemd zijn om te worden gebruikt voor waren of diensten die niet dezelfde zijn. Derhalve moeten andere uitleggingsinstrumenten worden gebruikt om de werkingssfeer van voornoemde bepaling af te bakenen. Anders dan het EUIPO beweert, heeft het Gerecht zich niet gebaseerd op een letterlijke uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, maar heeft het in punt 25 van het bestreden arrest het vereiste van een „rechtstreeks verband” tussen het merk van de merkhouder en het merk van de gemachtigde of vertegenwoordiger, te weten dat de merken „samenvallen”, afgeleid uit het door deze bepaling nagestreefde doel.^(*)

Systematische uitlegging

Enkele elementen uit de interne systematiek van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 pleiten mijns inziens voor een „samenvallen” van het merk van de gemachtigde of vertegenwoordiger en het merk van de merkhouder. Het gaat met name om de in deze bepaling gestelde positieve voorwaarde dat de gemachtigde of vertegenwoordiger de inschrijving „op eigen naam” moet aanvragen, en om de negatieve voorwaarde dat de houder daartoe geen toestemming heeft gegeven. Beide voorwaarden zijn gegronde redenen voor de aanname dat het merk waarvoor de inschrijving op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger wordt aangevraagd, in feite eigendom is van de rechtmatige houder, in wiens naam of met wiens toestemming de aanvraag moest worden ingediend. Deze conclusie wordt bovendien gestaafd door artikel 18 van verordening nr. 207/2009, ingevoegd in afdeling 4 van deze verordening met als opschrift „Het gemeenschapsmerk als deel van het vermogen”, dat bepaalt dat de merkhouder het recht heeft overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen indien het merk door de gemachtigde of vertegenwoordiger zonder zijn instemming is ingeschreven. Wanneer artikel 8 van verordening nr. 207/2009 in zijn geheel wordt bekeken, blijkt echter duidelijk dat lid 3 losstaat van lid 1 van dat artikel. Beide leden betreffen weigeringsgronden bij een conflict tussen het aangevraagde merk en een ouder merk en stellen voor elk van deze gronden specifieke toepassingsvoorwaarden vast. Zo regelt lid 1, onder a) en b), de twee gevallen waarin de betrokken merken en ook de erdoor aangeduide waren of diensten gelijk zijn en waarin de merken in die mate overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan, terwijl er voor lid 3 een bijzondere relatie (die van machtiging of vertegenwoordiging) moet bestaan tussen de aanvrager en de houder van het oudere merk, die laatste geen toestemming tot inschrijving mag hebben gegeven en de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze niet kan rechtvaardigen. Het vereiste verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk wordt echter niet gespecificeerd en zeker niet onder verwijzing naar de in lid 1 gebruikte begrippen „gelijkheid” en „overeenstemming”. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen lid 3 en lid 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, waar wel uitdrukkelijk wordt verwezen naar de begrippen „gelijkheid” en „overeenstemming”.

Historische uitlegging

Zoals in punt 27 van het bestreden arrest wordt vermeld, werd in artikel 12, lid 3, van het voorontwerp van de verordening inzake het gemeenschapsmerk van april 1977^(*) bepaald dat de desbetreffende relatieve weigeringsgrond toepassing zou vinden op „merken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met” het oudere merk voor „gelijke of soortgelijke waren” als de door het oudere merk aangeduide waren. De uitdrukkelijke vermelding van de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en de gelijkheid of soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten werd echter geschrapt in de overeenkomstige bepaling van het voorstel voor een verordening^(*) dat de Commissie in november 1980 bij de Raad heeft ingediend en dat ten grondslag lag aan de vaststelling van verordening nr. 40/94. Noch het voorontwerp noch het voorstel van de Commissie bevatte bepalingen die vergelijkbaar zijn met artikel 11 en artikel 18 van verordening nr. 207/2009.^(*) Voornoemde teksten voorzagen evenmin in een algemene grond voor nietigheid van het gemeenschapsmerk indien de inschrijving van een merk te kwader trouw werd aangevraagd.^(*) Het probleem van misbruik bij inschrijving werd in 1982 aangekaart door de Italiaanse delegatie en de aanbeveling om een bepaling in die zin in te voegen werd toegevoegd aan het verslag van de werkgroep van de Raad die het voorstel voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk moest onderzoeken. Deze en de daaropvolgende besprekingen, die hebben bijgedragen tot de vaststelling van de inhoud van de regels inzake inschrijvingen te kwader trouw, hebben plaatsgevonden in de marge van de besprekingen over artikel 7, lid 3, van het voorstel voor een verordening, dat betrekking had op aanvragen door de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder zonder diens toestemming.^(*) Wat die laatste bepaling betreft, heeft de Raad – zoals ook in punt 28 van het bestreden arrest wordt vermeld – in een document dat is opgesteld in het kader van de besprekingen van de werkgroep voor het voorstel voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk, vermeld dat hij het voorstel van de Duitse delegatie om de betrokken bepaling ook toepassing te laten vinden in het geval van „overeenstemmende merken voor soortgelijke waren”, niet had aangenomen.^(*) In hetzelfde document wordt vermeld dat het voorstel van de Deense delegatie om de betrokken bepaling ook te doen gelden voor iedereen die te kwader trouw handelt, niet was aangenomen, omdat hierdoor een subjectief criterium zou worden ingevoerd dat onverenigbaar was met het objectieve criterium van artikel 7, lid 3, van het voorstel voor een verordening, en omdat de houder van een ouder recht zich hierdoor had kunnen verzetten tegen de invoering van een gemeenschapsmerk wanneer er geen wederkerigheid was. Zoals het Gerecht in punt 30 van het bestreden arrest terecht heeft vastgesteld, blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van verordening nr. 40/94 dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 8, lid 3, van die verordening (vervolgens artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009) duidelijk wilde afbakenen. De toepassing van deze bepaling op overeenstemmende merken voor soortgelijke waren werd met name uitdrukkelijk afgewezen. Anders dan het EUIPO beweert, mag in deze context het feit dat in dat artikel niet uitdrukkelijk wordt gesteld dat het van toepassing is op overeenstemmende tekens, met het oog op de uitlegging ervan niet op gelijke voet worden gesteld met het ontbreken van een uitdrukkelijke verwijzing naar het begrip „gelijkheid”. Ten eerste is toe‑eigening door de gemachtigde of vertegenwoordiger van een teken dat gelijk is aan dat van de merkhouder, immers het schoolvoorbeeld van een situatie die onder de betrokken bepaling valt. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de formulering van de bepaling. Ten tweede komt het feit dat de bepaling geen enkele verwijzing naar het begrip „overeenstemming” bevat, zoals is gebleken, voort uit een duidelijke wens van de Uniewetgever, die op twee verschillende momenten in de wetgevingsprocedure die tot de vaststelling van verordening nr. 40/94 heeft geleid, tot uiting is gekomen, met name een eerste keer impliciet en een tweede keer expliciet. Daaraan wil ik toevoegen dat het feit dat de toepassing van de relatieve weigeringsgrond niet afhankelijk is gesteld van het bewijs van andere elementen, hetzij objectieve elementen (bijvoorbeeld het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel voor de gemachtigde of vertegenwoordiger die zonder toestemming heeft gehandeld, of nadeel voor de rechtmatige merkhouder), hetzij subjectieve elementen (bijvoorbeeld de kwade trouw van de gemachtigde of vertegenwoordiger die zonder toestemming heeft gehandeld), pleit voor het standpunt dat de Uniewetgever de werkingssfeer van de betrokken weigeringsgrond heeft willen beperken tot gevallen waarin de betrokken tekens objectief samenvallen. Wanneer zij inderdaad samenvallen en de gemachtigde of vertegenwoordiger die zonder toestemming heeft gehandeld zijn handelwijze niet kan rechtvaardigen, is de merkhouder automatisch beschermd, weliswaar na een door hemzelf ingestelde oppositie.

Teleologische uitlegging

Zoals in de rechtspraak van het Gerecht reeds lang wordt erkend, beoogt de relatieve weigeringsgrond in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 te voorkomen dat de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder misbruik van een merk maakt door van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, te profiteren en dus ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan.^(*) Deze weigeringsgrond is bedoeld om hoofdzakelijk te worden toegepast in situaties waarin de houder van een merk dat uitsluitend buiten de Unie is beschermd, zijn waren of diensten binnen de Europese Unie via een gemachtigde of vertegenwoordiger distribueert. In dergelijke situaties is de merkhouder blootgesteld aan het risico van deloyaal gedrag van de gemachtigde of vertegenwoordiger. Nadat deze laatste het merk op eigen naam in de Unie heeft ingeschreven, kan hij immers met de merkhouder in concurrentie treden en, op basis van de verkregen voorrang, verhinderen dat de houder het merk gebruikt of, indien de houder nog niet op de markt van de Unie aanwezig is, hem de toegang ertoe ontzeggen. Niets belet de houder om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van het merk op grond van de relatieve weigeringsgrond, zelfs indien het merk in de Unie of in een lidstaat enige vorm van bescherming geniet. In dat geval beschikt hij echter, indien de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn, ook over de andere in artikel 8 bedoelde beschermingsinstrumenten. Het lijdt geen twijfel dat een ruime uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zoals die door het EUIPO wordt verdedigd, waarbij het ook van toepassing is in geval van loutere overeenstemming tussen het aangevraagde teken en het teken van de opposant, zou bijdragen tot de verwezenlijking van de bescherming die met deze bepaling wordt beoogd. Anders dan het EUIPO beweert, wordt deze bepaling bij een restrictieve uitlegging, die de werkingssfeer van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beperkt tot gevallen waarin de conflicterende merken gelijk zijn, echter niet elk nuttig effect ontnomen, maar wordt het beschermingsdoel beperkt tot welomschreven gevallen. Voor zover een dergelijke beperking in samenhang blijkt te zijn met zowel de formulering van de betrokken bepaling als de duidelijke intentie van de Uniewetgever, vraag ik mij af of bij de uitlegging ervan die elementen buiten beschouwing mogen worden gelaten en of er mag worden gekozen voor een lezing van deze bepaling die volgens mij verder gaat dan een louter teleologische uitlegging en eerder leidt tot een toepassing naar analogie van de erin vervatte regel.^(*) In dit verband wijs ik er ten eerste op dat het Hof reeds heeft kunnen verduidelijken dat een teleologische uitlegging niet mag leiden tot een lezing van de betrokken bepaling die in strijd is met de letter ervan^(*), en ten tweede dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, los van enige andere overweging, een uitzondering vormt op het beginsel van voorrang dat het merkenrecht kenmerkt^(*), en als zodanig restrictief moet worden uitgelegd en dus niet mag worden uitgelegd naar analogie^(*).

Artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs

Ik herinner eraan dat volgens vaste rechtspraak het Hof bepalingen van internationale overeenkomsten kan uitleggen wanneer de normen van het Unierecht naar die bepalingen verwijzen of wanneer het Unierecht werd vastgesteld om regels van internationale verdragen in de Unie uit te voeren.^(*) Artikel 6 septies, dat na de herzieningsconferentie van Lissabon in 1958 in het Verdrag van Parijs is ingevoegd^(*), heeft tot doel de houder van een merk dat in een van de verdragsluitende staten wordt beschermd, te beschermen tegen misbruik door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger in een andere verdragsluitende staat.^(*) Deze bepaling voorziet in drie vormen van bescherming, die respectievelijk tot doel hebben de inschrijving van het merk van de houder door de gemachtigde of vertegenwoordiger te verhinderen of de doorhaling ervan te vorderen, het ongeoorloofd gebruik ervan door de gemachtigde of vertegenwoordiger te verbieden, en de overdracht van de onrechtmatige inschrijving door de gemachtigde of vertegenwoordiger ten behoeve van de merkhouder mogelijk te maken. Zoals eerder vastgesteld, zijn die drie vormen van bescherming overgenomen in verordening nr. 207/2009 (en thans ook in richtlijn 2015/2436). Uit de bewoordingen van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs, in de authentieke Franse versie^(*), blijkt nog duidelijker dan uit de overeenkomstige versie van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dat het voorwerp van de inschrijvingsaanvraag door de gemachtigde of vertegenwoordiger het merk van de houder^(*) is. Zoals het EUIPO heeft opgemerkt, is het juist dat zowel in de werkzaamheden ter voorbereiding van het Verdrag van Lissabon^(*) als in de toepassingsgids van het Verdrag van Parijs^(*) wordt gesteld dat die bepaling moet worden opgevat als zijnde van toepassing op „gelijke” of „overeenstemmende” merken.^(*) Aangezien die uitlegging echter niet wordt bevestigd door de bewoordingen van artikel 6 septies, ben ik van oordeel dat de slotsom waartoe het Gerecht in punt 35 van het bestreden arrest is gekomen, juist is, namelijk dat deze bepaling vereist dat de conflicterende merken samenvallen. Die conclusie is evenwel niet doorslaggevend voor de uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Hoewel deze bepaling moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs, laat het Verdrag van Parijs de verdragsluitende staten immers een ruime beoordelingsmarge. Het staat hun met name vrij om in hun nationale wetgeving te voorzien in een verdergaande bescherming van de industriële eigendom dan die welke door het verdrag wordt voorgeschreven.^(*)

Conclusies met betrekking tot de uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009

Artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voorziet in de mogelijkheid voor de houder van een merk – ook al is dit merk alleen buiten de Unie beschermd – om oppositie in te stellen tegen de onrechtmatige inschrijving van zijn merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger. Dit is het enige geval waarin oppositie mogelijk is tegen een inschrijvingsaanvraag die moet worden geacht in strijd met het algemene beginsel van goede trouw te zijn ingediend.^(*) In alle andere gevallen kunnen de benadeelde personen de inschrijving van het merk niet verhinderen en kunnen zij alleen een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van voornoemde verordening. Voor die verschillende regelingen zijn er tal van redenen, gaande van de noodzaak om artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs in het merkenstelsel van de Unie om te zetten, tot de wens om de inschrijvingsprocedure niet te verzwaren met opposities tegen vermeende onrechtmatige aanvragen waarbij, anders dan in de gevallen die door artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 worden geregeld, de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden voorondersteld (behoudens rechtvaardiging), maar moet worden bewezen. Volgens mij ligt echter zowel aan laatstgenoemde bepaling als aan artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs ook het idee ten grondslag dat het recht om een eigen merk in te schrijven of te laten inschrijven op een ander grondgebied dan dat waarop het wordt beschermd, uitsluitend aan de merkhouder toebehoort en dat voornoemde bepaling derhalve, los van de kwade trouw, in de eerste plaats het gebrek aan bevoegdheid bestraft van de gemachtigde of vertegenwoordiger die geen toestemming voor de inschrijving heeft verkregen. Naar mijn mening is het ook vanuit dit perspectief dat de noodzaak dat de merken samenvallen, die uit de bewoordingen van de betrokken bepaling blijkt, moet worden begrepen. Niettemin volgt uit alle voorgaande overwegingen dat een lezing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, volgens welke de daarin opgenomen relatieve weigeringsgrond ook van toepassing is op overeenstemmende tekens, althans voor zover het de in artikel 8, lid 1, onder b), bedoelde overeenstemming die leidt tot verwarringsgevaar betreft, niet verenigbaar is met de bewoordingen van die bepaling en evenmin met de duidelijke intentie van de Uniewetgever ten tijde van de invoering van die bepaling in het merkenstelsel van de Unie. Met andere woorden, het criterium voor de vergelijking van tekens met het oog op de toepassing van deze bepaling kan niet het criterium zijn dat wordt gehanteerd in geval van oppositie tegen de inschrijving op basis van op het grondgebied van de Unie beschermde rechten. Uit het voorgaande punt volgt echter niet automatisch dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat oppositie alleen mogelijk is wanneer zowel de conflicterende tekens als de erdoor aangeduide waren of diensten gelijk zijn in de zin van artikel 8, lid 1, onder a). Zoals het EUIPO terecht stelt, zou een uitlegging van de betrokken bepaling volgens welke de werkingssfeer ervan wordt bepaald door een strikte toepassing van de toets van gelijkheid tussen de conflicterende tekens en, a fortiori, ook van gelijkheid tussen de erdoor aangeduide waren of diensten, de gemachtigde of vertegenwoordiger in staat stellen te ontkomen aan de sanctie van niet-inschrijving van het merk door louter kleine wijzigingen aan te brengen in het teken of in de omschrijving van de erdoor aangeduide waren of diensten. Aangezien de regel op die manier gemakkelijk te omzeilen is, zou hij grotendeels ondoeltreffend zijn. Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt, geniet in de opzet van artikel 8 van verordening nr. 207/2009 de relatieve weigeringsgrond van lid 3 een zekere autonomie. Bij gebreke van uitdrukkelijke verwijzingen naar de in lid 1, onder a) en b), van dat artikel gehanteerde begrippen kan het verband tussen de conflicterende merken dat is vereist om de door die bepaling geboden bescherming te genieten, worden bepaald zonder rekening te houden met de draagwijdte van die begrippen in het kader van de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1. Hoewel – zoals reeds is gezegd – dat verband op basis van de bewoordingen van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 veronderstelt dat de conflicterende tekens samenvallen, ben ik echter niet van mening dat een dergelijk samenvallen automatisch moet worden uitgesloten wanneer de conflicterende tekens niet volkomen gelijk zijn. Evenzo mag de door deze bepaling geboden bescherming mijns inziens niet aan de merkhouder worden ontzegd op de enkele grond dat de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten niet juist dezelfde zijn. Derhalve dient het criterium te worden bepaald op basis waarvan kan worden vastgesteld dat er, niettegenstaande het feit dat de twee conflicterende merken niet gelijk zijn en evenmin de desbetreffende waren of diensten, toch sprake is van het samenvallen dat vereist is voor de toepassing van de betrokken weigeringsgrond. Doorheen deze hele procedure heeft het EUIPO een naar mijn mening te flexibele houding aangenomen ten aanzien van de noodzaak om dit criterium te bepalen. Mij lijkt het EUIPO zelfs te stellen dat het onderscheid tussen gevallen waarin de betrokken relatieve weigeringsgrond van toepassing is en gevallen waarin deze niet van toepassing is, niet alleen berust op het verband tussen de conflicterende tekens, maar ook op het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel dat door de inschrijving en het gebruik van het merk is verkregen door de gemachtigde of vertegenwoordiger die zonder toestemming heeft gehandeld, hetgeen per geval dient te worden beoordeeld. Dat standpunt moet mijns inziens worden afgewezen. Hoewel artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 ongetwijfeld beoogt te voorkomen dat de gemachtigde of vertegenwoordiger misbruik maakt van zijn relatie met de merkhouder, veronderstelt dit artikel immers, zoals ik hierboven al heb gezegd, dat de conflicterende tekens samenvallen. Of zij al dan niet samenvallen, moet worden beoordeeld aan de hand van een vooraf vastgesteld criterium, niet in de laatste plaats met het oog op rechtszekerheid. Opgemerkt zij dat een criterium van „wezenlijke gelijkwaardigheid” tussen de conflicterende tekens, dat het midden houdt tussen „gelijkheid” en „overeenstemming” die leidt tot verwarringsgevaar, is opgenomen in de richtsnoeren van het EUIPO, waarin wordt gesteld dat de betrokken bepaling niet alleen van toepassing is op merken die gelijk zijn en worden gebruikt voor waren of diensten die dezelfde zijn, maar ook „wanneer het door de vertegenwoordiger of gemachtigde aangevraagde merk in wezen het oudere merk reproduceert met kleine wijzigingen, toevoegingen of weglatingen die het onderscheidend vermogen niet substantieel beïnvloeden” en wanneer „de conflicterende waren en diensten nauw verband met elkaar houden of commercieel gelijkwaardig zijn”.^(*) Hoewel in deze richtsnoeren ook wordt verwezen naar een beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de merken^(*), lijkt het mij dat het criterium dat erin wordt voorgesteld, althans in de formulering ervan, een nauwer verband vereist tussen de merken en de respectieve waren en diensten dan het verband dat kan leiden tot verwarringsgevaar. Mijns inziens moet dit criterium worden aanvaard, op voorwaarde dat het niet resulteert in een beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens. Artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet mijns inziens niet alleen worden toegepast op gelijke tekens, maar ook wanneer het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk kleine wijzigingen, toevoegingen of weglatingen vertoont die het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet substantieel beïnvloeden. Zoals vermeld in de richtsnoeren van het EUIPO, is dat het geval wanneer het aangevraagde merk de kern van het oudere merk zonder wijzigingen reproduceert, te weten het element of de elementen die bepalend zijn voor het onderscheidend vermogen ervan. Bij die beoordeling moeten de twee tekens objectief met elkaar worden vergeleken. Wanneer op basis van een dergelijke vergelijking niet kan worden vastgesteld dat de tekens in wezen gelijkwaardig zijn, ook al is er sprake van een zekere mate van overeenstemming, is de betrokken bepaling niet van toepassing en kan de rechtmatige merkhouder eventueel een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]. Artikel 8, lid 3, van die verordening is evenmin van toepassing wanneer er geen sprake is van een nauw verband tussen of gelijkwaardigheid van de waren en diensten die door de conflicterende merken worden aangeduid. De belangen van de rechtmatige merkhouder die bijvoorbeeld een commerciële uitbreiding van zijn merk had gepland, kunnen dan alleen achteraf, via een vordering tot nietigverklaring, worden beschermd.

Conclusies met betrekking tot het eerste middel in hogere voorziening

Op grond van alle voorgaande overwegingen ben ik van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aldus uit te leggen dat het slechts toepassing kan vinden als de conflicterende merken gelijk zijn, en dat om die reden het eerste middel in hogere voorziening moet worden aanvaard.

Tweede middel in hogere voorziening: schending van artikel 36 van het Statuut van het Hof

Bestreden arrest

Het tweede middel in hogere voorziening is gericht tegen de punten 39 tot en met 42 van het bestreden arrest. Na in punt 37 van het bestreden arrest te hebben geoordeeld dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 slechts toepassing kan vinden als de conflicterende merken gelijk zijn, heeft het Gerecht geoordeeld dat de rechtspraak inzake artikel 15 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 18 van verordening 2017/1001) betreffende het bewijs van het gebruik^(*) toepasselijk is, omdat deze op „indirecte manier” ziet op de kwestie van de gelijkheid van de tekens. In punt 40 van het bestreden arrest heeft het Gerecht verklaard te willen vaststellen of de conflicterende tekens „gelijk” zijn, met name op basis van die rechtspraak. In het daaropvolgende punt 41 heeft het Gerecht ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens moesten worden geacht overeen te stemmen en heeft het geoordeeld dat die merken „duidelijk” niet gelijk zijn. In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht derhalve geoordeeld dat, aangezien de betrokken tekens niet gelijk waren, de kamer van beroep ten onrechte van oordeel was dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 van toepassing was.

Argumenten van partijen

Met zijn tweede middel in hogere voorziening werpt het EUIPO twee aparte grieven op tegen het bestreden arrest. Ten eerste verwijt het EUIPO het Gerecht dat het zijn arrest tegenstrijdig heeft gemotiveerd door het begrip „gelijkheid” op twee juridisch en feitelijk verschillende situaties toe te passen. Volgens het EUIPO staat de in artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde toets los van het begrip „gelijkheid” en is het gebruik van die toets onverenigbaar met de door het Gerecht voorgestane restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van voornoemde verordening. Ten tweede betoogt het EUIPO dat het Gerecht, in tegenstelling tot wat in punt 40 van het bestreden arrest wordt gezegd, voornoemde toets niet heeft verricht, maar alleen heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens duidelijk niet gelijk waren. John Mills voert hiertegen aan dat het Gerecht slechts naar artikel 15 van verordening nr. 207/2009 heeft verwezen om duidelijk te maken dat het begrip „gelijkheid” in het kader van deze bepaling is afgezwakt en dat artikel 8, lid 3, van deze verordening evenmin de toepassing van een toets van strikte gelijkheid vereist. In punt 41 van het bestreden arrest heeft Gerecht vastgesteld dat de conflicterende tekens niet als gelijk konden worden beschouwd, zelfs niet op grond van het afgezwakte begrip van gelijkheid als bedoeld in artikel 15 van verordening nr. 207/2009.

Analyse

Mijns inziens moeten ook de twee grieven die het EUIPO in het kader van zijn tweede middel in hogere voorziening opwerpt, worden aanvaard. Ten eerste ben ik het met rekwirant eens dat artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 niet voorziet in een „gelijkheidstoets”, maar in een toets van „wezenlijke gelijkwaardigheid”, die in sommige opzichten vergelijkbaar is met de in punt 48 van de onderhavige conclusie voorgestelde toets, waarbij moet worden vastgesteld welk element of welke elementen bepalend is of zijn voor het onderscheidend vermogen van het teken en moet worden nagegaan of die elementen wezenlijk zijn gewijzigd bij het commerciële gebruik dat van het ingeschreven merk is gemaakt.^(*) Zoals het EUIPO terecht heeft opgemerkt, veronderstelt een dergelijke toets aldus dat de twee onderzochte tekens niet gelijk zijn.^(*) Bovendien moet worden beklemtoond dat met de vergelijking tussen de ingeschreven vorm van een merk en de in de handel gebruikte vorm ervan, die een belangrijke rol speelt bij de toepassing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009, een ander doel wordt beoogd en dat daarbij een andere logica speelt dan bij de vergelijking tussen een ingeschreven merk en een ouder merk in het kader van de toepassing van artikel 8 van die verordening. In het eerste geval heeft de vergelijking tot doel het gebruik van het merk door de houder ervan te bewijzen, ook al heeft hij voor het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aangebracht waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten.^(*) Overeenkomstig die doelstelling wordt de in artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde toets van wezenlijke gelijkwaardigheid uitgevoerd op een reeks elementen waarbij rekening moet worden gehouden met de vereisten en handelsgebruiken in de betrokken sector^(*), alsook met het behoud van het onderscheidend vermogen van het teken zoals het concreet wordt gebruikt door de merkhouder^(*). Ten tweede heeft het Gerecht, zoals het EUIPO terecht opmerkt, hoewel het zijn intentie daartoe te kennen heeft gegeven in punt 40 van het bestreden arrest, de door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de conflicterende tekens niet ten gronde onderzocht om na te gaan of de resultaten van die vergelijking verenigbaar waren met een toepassing van de in artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde toets. Het Gerecht heeft zich daarentegen, met een formele redenering die in wezen een cirkelredenering is, beperkt tot de verklaring dat, aangezien de kamer van beroep had vastgesteld dat de conflicterende merken slechts overeenstemden, zij per definitie niet als gelijk konden worden beschouwd, waarmee weliswaar niet expliciet maar wel impliciet werd aangegeven dat aan deze toets, die het Gerecht zelf als een gelijkheidstoets had omschreven, in ieder geval niet kon worden geacht te zijn voldaan. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat ook het tweede middel in hogere voorziening moet worden aanvaard.

Conclusies met betrekking tot de hogere voorziening

Beide middelen in hogere voorziening zijn naar mijn mening gegrond. Mijns inziens moet het bestreden arrest dan ook worden vernietigd. Overeenkomstig artikel 61, eerste zin, van het Statuut van het Hof vernietigt het Hof van Justitie de beslissing van het Gerecht in geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening. In een dergelijk geval kan het Hof de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht. Aangezien de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof zelf uitspraak doen over de tweede grief van het enige middel dat John Mills in beroep heeft aangevoerd.

Tweede grief van het enige middel in beroep voor het Gerecht

Bij lezing van de punten 33 en 34 van de litigieuze beslissing blijkt duidelijk dat de kamer van beroep de conflicterende merken heeft vergeleken teneinde te beoordelen of er uit het oogpunt van de Unieconsument gevaar voor verwarring van deze merken bestond. Het is dan ook duidelijk dat zij een andere toets heeft toegepast dan die welke relevant is voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zoals uiteengezet in punt 48 van de onderhavige conclusie. De tweede grief van het enige middel in beroep van John Mills moet derhalve worden aanvaard en de litigieuze beslissing moet worden vernietigd.

Kosten

Overeenkomstig artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is of wanneer het Hof, bij gegrondheid ervan, de zaak zelf afdoet. Aangezien ik voorstel om de hogere voorziening toe te wijzen en het EUIPO heeft verzocht om John Mills te verwijzen in de kosten, dient deze laatste te worden verwezen in de kosten van de hogere voorziening. Daar ik voorstel om het door John Mills in eerste aanleg ingestelde beroep toe te wijzen en de litigieuze beslissing te vernietigen, geef ik het Hof in overweging om de verdeling van de kosten zoals voorzien in de punten 2 en 3 van het dictum van het bestreden arrest te handhaven.

Conclusie

Gelet op alle voorgaande overwegingen geef ik het Hof in overweging:

het arrest van 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679 ), te vernietigen;
de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 5 oktober 2016 (zaak R 2087/2015‑1) te vernietigen;
John Mills te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Hof;
de verdeling van de kosten van de procedure voor het Gerecht zoals voorzien in de punten 2 en 3 van het dictum van het arrest van 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679 ), te handhaven.