Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 april 2020.#Yhtiö A tegen B.#Verzoek van Korkein oikeus om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5, lid 1 – Artikel 5, lid 3, onder b) en c) – Inbreuk – Begrip ,gebruik in het economische verkeer’ – In het vrije verkeer gebrachte waar – Invoer – Opslag – In voorraad hebben van waren met het oog op het in de handel brengen ervan – Uitvoer.#Zaak C-772/18.

Voorlopige editie

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

30 april 2020 (1)

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5, lid 1 – Artikel 5, lid 3, onder b) en c) – Inbreuk – Begrip ,gebruik in het economische verkeer’ – In het vrije verkeer gebrachte waar – Invoer – Opslag – In voorraad hebben van waren met het oog op het in de handel brengen ervan – Uitvoer”

In zaak C‑772/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland) bij beslissing van 28 november 2018, ingekomen bij het Hof op 3 december 2018, in de procedure

A

tegen

B,

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: I. Jarukaitis, kamerpresident, E. Juhász (rapporteur) en M. Ilešič, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– A, vertegenwoordigd door J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,

– B, vertegenwoordigd door M. Jakobsson, asianajaja,

– de Finse regering, vertegenwoordigd door S. Hartikainen als gemachtigde,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier en I. Koskinen als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), gelezen in samenhang met artikel 5, lid 3, onder b) en c), van die richtlijn.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen A en B over een tegen B ingestelde vordering wegens merkinbreuk.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 5 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...]

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...]”

Fins recht

4 Volgens § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki (7/1964) [merkenwet (7/1964)], in de versie ervan die van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding, behelst het recht om op zijn waren een onderscheidend teken te gebruiken dat het niemand anders dan de houder van een merk is toegestaan om in het economische verkeer ter aanduiding van zijn waren gebruik te maken van een teken dat met dat merk kan worden verward, noch op de waren of de verpakking daarvan, noch in reclamemateriaal of in handelsdocumenten of op enige andere wijze, mondeling gebruik daaronder begrepen.

5 Dit geldt ongeacht of de waren in Finland of in het buitenland in de handel worden gebracht of daartoe bestemd zijn, dan wel of zij op het Finse grondgebied worden ingevoerd om er te worden gebruikt in het economische verkeer of er te worden bewaard, te worden opgeslagen of te worden doorgezonden naar een derde land.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

6 Op 4 april 2011 heeft B, een in Finland woonachtige natuurlijke persoon, een partij van 150 kogellagers uit China ontvangen. Deze lagers, die een totale massa van 710 kg hadden, worden gebruikt als reserveonderdelen in transmissiemechanismen, generatoren en motoren alsook bij de bouw van bruggen en trams. Zij waren voorzien van een teken dat overeenstemt met het internationale woordmerk INA, waarvan A houder is voor onder meer „lagers”.

7 Nadat de partij kogellagers op naam van B was ingeklaard, is zij door hem op 12 april 2011 afgehaald bij het douane-entrepot op de luchthaven van Helsinki-Vantaa (Finland), waar zij was opgeslagen. Vandaar heeft B de partij kogellagers naar zijn woning meegenomen.

8 Enkele weken later zijn de lagers overgedragen aan een derde met het oog op uitvoer ervan naar Rusland.

9 B heeft als vergoeding voor die diensten een slof sigaretten en een fles cognac ontvangen.

10 In het kader van een bij de Helsingin käräjäoikeus (rechter in eerste aanleg Helsinki, Finland) tegen B ingeleide strafprocedure wegens merkinbreuk, waarbij A zich burgerlijke partij had gesteld, heeft deze rechter B vrijgesproken omdat niet kon worden aangetoond dat B opzettelijk een inbreuk had begaan. Die rechter heeft B evenwel verboden om soortgelijke handelingen voort te zetten of te herhalen en heeft B veroordeeld tot compensatie en tot vergoeding van de door A geleden schade.

11 B heeft die veroordeling aangevochten bij de Helsingin hovioikeus (rechter in tweede aanleg Helsinki, Finland).

12 Die rechter heeft onder verwijzing naar het arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C‑379/14, EU:C:2015:497), geoordeeld dat de activiteiten van B tot op zekere hoogte gelijkwaardig waren aan opslag‑ en doorvoeractiviteiten en dat de betrokkene niet de bedoeling had gehad er enig economisch voordeel uit te halen, alsook dat de vergoeding die B hiervoor had ontvangen niet gebaseerd was op de economische exploitatie van waren in het kader van een handelsactiviteit, maar slechts de tegenprestatie vormde voor de opslag van waren voor rekening van een derde.

13 Gelet op het bovenstaande heeft de Helsingin hovioikeus vastgesteld dat B in het economische verkeer geen gebruik had gemaakt van een teken dat overeenstemt met het in het hoofdgeding aan de orde zijnde ingeschreven merk. Derhalve heeft die rechter geoordeeld dat het door A ingediende verzoek om compensatie en schadevergoeding ongegrond was.

14 A heeft bij de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland) hogere voorziening ingesteld tegen dat arrest.

15 De Korkein oikeus merkt op dat uit de rechtspraak van het Hof niet duidelijk blijkt of het bedrag van het economische voordeel dat een particulier haalt uit de vermeende merkinbreuk, van belang is voor de vaststelling of er al dan niet sprake is van het gebruik van een merk in het economische verkeer.

16 Bovendien spreekt het weliswaar voor zich dat artikel 5 van richtlijn 2008/95 van toepassing is wanneer de betrokken persoon het merk in het kader van zijn eigen economische activiteit gebruikt, maar zou er hierover twijfel bestaan wanneer die persoon dat merk gebruikt ten gunste van een derde.

17 De Korkein oikeus zet uiteen dat in het arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C‑379/14, EU:C:2015:497), is geoordeeld dat de eigenaar van een belasting‑ en douane-entrepot geen gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, wanneer hij zich ertoe beperkt waren die zijn voorzien van dat teken op te slaan voor rekening van een derde. Die rechter vraagt zich af of die rechtspraak naar analogie kan worden toegepast op een zaak zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een persoon voor rekening van een derde in ruil voor een fles cognac en een slof sigaretten waren heeft ingevoerd en deze heeft opgeslagen en bewaard voordat zij werden opgehaald om te worden doorgezonden naar een derde staat.

18 Ten slotte stelt de Korkein oikeus zich de vraag of er van een invoer van waren in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van richtlijn 2008/95 sprake is wanneer een persoon zijn adres aan een wederverkoper van waren ter beschikking stelt, deze waren in ontvangst neemt zonder dat zij op zijn verzoek zijn verzonden, en voor het overige geen actieve houding aanneemt.

19 In dit verband benadrukt de Korkein oikeus dat het Hof in het arrest van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616), heeft geoordeeld dat waren niet in de handel kunnen worden gebracht wanneer zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 29 VWEU, wat onderstelt dat de verschuldigde douanerechten en de heffingen van gelijke werking zijn voldaan in de betrokken lidstaat. Die rechter merkt op dat het onzeker is of kan worden aangenomen dat er sprake is van invoer wanneer de betrokken persoon zich ertoe beperkt waren in ontvangst te nemen die naar zijn adres doch niet op zijn verzoek zijn verzonden, en die persoon voor het overige niet actief meewerkt aan de verzending van de waren naar het land.

20 Gelet op al het bovenstaande heeft de Korkein oikeus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Is het bedrag van het voordeel dat een particulier uit een vermeende merkinbreuk haalt, van belang voor de beoordeling of bij de handelwijze van deze particulier sprake is van gebruik van een merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2008/95] dan wel van gebruik in de zuiver particuliere sfeer? Wanneer een particulier het merk gebruikt, onderstelt het gebruik in het economische verkeer dan dat voldaan is aan andere criteria dan het behalen van economisch voordeel uit de betreffende activiteit met betrekking tot het merk in kwestie?

2) Ingeval enige relevantie toekomt aan het economische voordeel en daarnaast wegens de beperkte omvang van het economische voordeel dat een persoon heeft behaald alsook wegens de niet-vervulling van eventuele andere criteria voor gebruik in het economische verkeer niet kan worden aangenomen dat die persoon een merk voor zijn eigen economische activiteit heeft gebruikt, is dan voldaan aan de voorwaarde inzake gebruik van het merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2008/95] indien de particulier het merk voor rekening van een derde heeft gebruikt in het kader van de economische activiteit van die derde, ook al is hij niet als werknemer in dienst van die derde?

3) Maakt een persoon die waren bewaart, in de zin van artikel 5, lid 1 en lid 3, onder b), van [richtlijn 2008/95] gebruik van een merk voor waren wanneer van een merk voorziene waren naar een lidstaat zijn verzonden en aldaar in het vrije verkeer zijn gebracht, worden ontvangen en bewaard door een persoon die deze waren in voorraad heeft gehouden voor rekening van een vennootschap die de betreffende waren doorverkoopt, en wanneer die persoon zich bovendien niet bezighoudt met de invoer en de opslag van waren, noch beschikt over een vergunning voor de exploitatie van een douane‑ en belastingentrepot?

4) Kan een persoon worden geacht van een merk voorziene waren in te voeren in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van [richtlijn 2008/95], wanneer de waren niet op zijn verzoek zijn ingevoerd maar hij zijn adres ter beschikking heeft gesteld van een wederverkoper van de waren, en wanneer hij de in de betrokken lidstaat in het vrije verkeer gebrachte waren voor rekening van de wederverkoper in ontvangst heeft genomen, deze enkele weken in voorraad heeft gehouden en ze vervolgens heeft overgedragen opdat zij worden verzonden naar een land buiten de [Europese] Unie om aldaar te worden doorverkocht?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

21 Met zijn vier vragen, die gezamenlijk dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met artikel 5, lid 3, onder b) en c), van deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die beroepsmatig geen handelsactiviteiten verricht en die kennelijk niet voor particulier gebruik bestemde waren die van een merk zijn voorzien zonder toestemming van de merkhouder en die vanuit een derde land naar zijn adres zijn verzonden, in ontvangst neemt, in een lidstaat in het vrije verkeer brengt en bewaart, moet worden geacht het merk in het economische verkeer te gebruiken in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn.

22 Om te beginnen zij opgemerkt dat de vraag of voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, uitsluitend moet worden beantwoord op basis van objectieve gegevens.

23 In dit verband impliceert de in die bepaling gebezigde uitdrukking „gebruik in het economische verkeer” dat de houder van een merk de uitsluitende rechten die hij daaraan ontleent, in beginsel enkel kan inroepen jegens marktdeelnemers en dus enkel in de context van een handelsactiviteit (zie in die zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 54). Daarbij komt dat iemand zich in het economische verkeer begeeft wanneer hij handelingen verricht die wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken buiten de sfeer van een particuliere activiteit vallen (arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474 punt 55).

24 In casu blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren kogellagers met een totaalgewicht van 710 kg zijn, die over het algemeen worden gebruikt in de zware industrie.

25 Gelet op hun aard en hun volume zijn deze waren kennelijk niet bestemd voor particulier gebruik, zodat de handelingen die betrekking hebben op die waren moeten worden geacht verband te houden met een handelsactiviteit, wat evenwel door de verwijzende rechter dient te worden nagegaan.

26 Bovendien voert een persoon waren in, zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, onder c), van richtlijn 2008/95, wanneer hij zijn adres opgeeft als de plaats waarnaar de waren in kwestie moeten worden verzonden, deze waren inklaart of door een douane-expediteur laat inklaren en die waren in het vrije verkeer brengt.

27 Wat betreft de vraag of de betrokkene kan worden geacht zelf gebruik te hebben gemaakt van een teken dat gelijk is aan een merk, ook al handelde hij in het economische belang van een derde, zij opgemerkt dat het voor de vaststelling of er sprake is van gebruik in het economische verkeer, niet relevant is wie de eigenaar is van de waren die van het merk zijn voorzien. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de omstandigheid dat een marktdeelnemer een met een merk overeenstemmend teken gebruikt voor waren die niet zijn eigen waren zijn, in die zin dat hij daarop geen titel heeft, op zichzelf niet uitsluit dat dit gebruik onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 valt (zie in die zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 91).

28 Dat een persoon dergelijke waren heeft ingevoerd en in het vrije verkeer heeft gebracht, volstaat voor de vaststelling dat hij aan het economische verkeer heeft deelgenomen, zonder dat hoeft te worden onderzocht wat er later met die waren is gedaan, met name of zij zijn opgeslagen door de importeur, in de handel zijn gebracht in de Unie dan wel zijn uitgevoerd naar derde landen.

29 Ten slotte komt evenmin relevantie toe aan de omvang van de vergoeding die de importeur heeft ontvangen als tegenprestatie voor zijn activiteiten.

30 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met artikel 5, lid 3, onder b) en c), van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die beroepsmatig geen handelsactiviteiten verricht en die kennelijk niet voor particulier gebruik bestemde waren die van een merk zijn voorzien zonder toestemming van de merkhouder en die vanuit een derde land naar zijn adres zijn verzonden, in ontvangst neemt, in een lidstaat in het vrije verkeer brengt en bewaart, moet worden geacht het merk in het economische verkeer te gebruiken in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn.

Kosten

31 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gelezen in samenhang met artikel 5, lid 3, onder b) en c), van deze richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die beroepsmatig geen handelsactiviteiten verricht en die kennelijk niet voor particulier gebruik bestemde waren die van een merk zijn voorzien zonder toestemming van de merkhouder en die vanuit een derde land naar zijn adres zijn verzonden, in ontvangst neemt, in een lidstaat in het vrije verkeer brengt en bewaart, moet worden geacht het merk in het economische verkeer te gebruiken in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn.

ondertekeningen

1 Procestaal: Fins.